O Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI divulgou na Revista da Propriedade Industrial (RPI) 2652, publicada em 03 de novembro de 2021, o Parecer nº 00043/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, da Procuradoria Federal especializada junto ao Instituto, ao qual foi atribuído efeito normativo pelo Presidente do INPI, reconhecendo que o Direito de Precedência ao registro de marca, regulamentado pelo artigo 129 §1º da Lei 9.297/96 (Lei da Propriedade Industrial), também poderá ser arguido após a concessão do registro de uma marca em sede de Processo Administrativo de Nulidade, uma vez que a LPI não prevê qualquer restrição quanto ao limite temporal para que referido direito seja invocado por seu interessado,
Vejamos o que diz o artigo 129 §1º da LPI:
“Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.
- 1º Toda pessoa que, deboa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
Assim, para que esse direito seja exercido de maneira eficaz e como pode ser observado no artigo acima transcrito, independente do momento processual administrativo, o usuário de boa-fé que utiliza a marca no Brasil há pelo menos 6 (seis) meses poderá exercer o direito de precedência sobre o registro de sua marca frente a outro sinal distintivo idêntico ou similar e que já tenha sido depositado no INPI por terceiro.
Ressaltamos que esse uso anterior envolve o princípio da boa-fé objetiva e deverá ser comprovado por meio de documentação hábil como notas fiscais e outras provas que demonstrem a utilização da marca.
Referido parecer modifica o entendimento anterior do INPI sobre a questão, adotado desde o ano de 2007 e que, inclusive consta no Manual de Marcas, no sentido de que o direito de precedência somente poderia ser arguido administrativamente antes da concessão do registro da marca em sede de oposição, deixando obsoletos os pareceres que antigamente regulavam a aplicação do direito de precedência (PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 23/07, PARECER/PROC/CJCONS Nº 22/08 e Despacho nº 08/2009 emitido pelo Procurador-Chefe nos autos dos Processos INPI nº 52400.002296/2007 e INPI nº 52400.000842/22).
Trata-se de um grande avanço para a proteção de marcas no Brasil e se harmoniza com diversas decisões emanadas pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região e, principalmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, valendo destacar a decisão do Recurso Especial 1.673.450/RJ, de Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, que firmou o entendimento de ser possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, §1º, da Lei nº 9.279/1996), que deve, todavia, ser sistematicamente interpretado à luz da proibição legal contida no art. 124, XIX, do mesmo diploma.
Diante disso, pode-se dizer que a regulamentação do direito de precedência pelo INPI, agora também em grau de nulidade administrativa, trará enormes benefícios para os usuários de boa-fé que por qualquer motivo não vieram a requerer a proteção de suas marcas junto ao INPI antes de terceiro, independentemente se esse terceiro está agindo de boa ou má-fé, de modo a evitar a necessidade de ajuizar uma onerosa e morosa demanda judicial, sendo que a possibilidade de arguição do direito de precedência em sede de nulidade administrativa propiciará uma nova oportunidade para que esse direito seja invocado, gerando uma decisão mais célere e de menor custo para o interessado.
