Da Distintividade à Reputação da Marca: breves apontamentos sobre a proteção da reputação da marca

1. Introdução: o elo entre distintividade e reputação

Não se pode falar em reputação de uma marca sem antes passar pela distintividade do sinal. A capacidade de identificar a origem de um produto ou serviço é o pressuposto lógico e jurídico sobre o qual, com o tempo, o uso, o investimento e a experiência do consumidor constroem algo mais: a reputação.

O objetivo deste breve artigo, elaborado por ocasião da palestra que proferi em seminário realizado pela OAB/SP (Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo) e ASPI (Associação Paulista da Propriedade Intelectual) sobre os 30 anos da Lei da Propriedade Industrial, é apresentar, de forma sintética e sistematizada, o conceito de reputação da marca, seu fundamento normativo no direito brasileiro, o contraste com os modelos dos Estados Unidos e da União Europeia, e os principais instrumentos de tutela reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência, com destaque para a diluição, o aproveitamento parasitário, a vulgarização e alguns dos desafios impostos pelo ambiente digital.

2. O conceito de reputação da marca

Reputação, em sentido comum, é o conceito em que uma pessoa é tida por terceiros, ou seja, um juízo social, para o bem ou para o mal. Transposto para o universo das marcas, esse conceito pode ser traduzido como a carga informacional que o sinal transmite ao mercado. Um conjunto de percepções, associações e expectativas que o público consumidor forma a partir do contato e experiências com a marca.

A reputação não é um atributo estático, adquirido de uma só vez com o registro ou com o primeiro uso. Trata-se de um processo gradual e constante, que decorre do uso contínuo do sinal, dos investimentos em comunicação e distribuição, da qualidade percebida dos produtos ou serviços e da experiência acumulada pelo consumidor ao longo do tempo.

Destacou Frank Schechter que a marca não é um mero símbolo de reputação, mas, sim, o mais efetivo agente criador da reputação¹.

Por isso, a reputação possui dupla natureza: patrimonial, enquanto conteúdo econômico agregado ao signo pelo uso e pelo investimento, e extrapatrimonial, enquanto correspondente à honra objetiva da pessoa jurídica.

Uma boa reputação agrega, inequivocamente, valor à marca, o que justifica uma proteção maior e diferenciada às marcas que a possuem e que, em consequência, alcançam certo renome no mercado.

Essa relação entre reputação e proteção maior e diferenciada já é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No REsp n. 1.787.676/RJ², o STJ reconheceu que quando uma marca se torna especialmente famosa, passando a ter mais valor do que o próprio produto ou serviço a que se refere, maior se torna sua exposição a tentativas de aproveitamento parasitário, do que decorre uma necessidade de maior proteção. Ainda, a Corte assentou, no REsp 1.327.773/MG³, que o uso indevido da marca gera dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto: a contrafação, por si só, vulnera o bom nome, a reputação ou a imagem da pessoa jurídica.

Segue-se, dessa premissa, uma conclusão importante de que nem toda marca possui reputação. Reputação é um fenômeno de mercado, uma situação de fato que decorre do uso, dos investimentos e da qualidade do produto ou serviço, não sendo, portanto, uma qualidade presumida pelo simples registro da marca.

3. Fundamento legal

Estamos em um momento oportuno para essa reflexão. O evento que ensejou este texto celebra os 30 anos da Lei nº 9.279/1996 (LPI), e é precisamente nesse ponto que a lei brasileira inovou, trazendo norma expressa a tutelar a reputação da marca.

O art. 130, III, da LPI confere ao titular ou ao depositante da marca o direito de zelar pela sua integridade material ou reputação. Trata-se de fundamento legal expresso da tutela da reputação no direito brasileiro, e um diferencial pouco destacado do nosso sistema marcário.

Esse pioneirismo fica evidente quando se compara o modelo brasileiro aos de outras jurisdições relevantes. Muitos países não possuem marco legal específico sobre reputação, como os Estados Unidos e a União Europeia.

Nessas jurisdições, a proteção decorre, como um consectário, principalmente, da fama e reconhecimento da marca, de seu reconhecimento pelos consumidores e do vínculo que o sinal cria com sua origem.

Nos Estados Unidos, o Lanham Act⁴ não contém uma definição específica de reputação, mas constrói sua proteção com base em três alicerces distintos goodwill (ou aviamento), fama e distintividade adquirida (secondary meaning). O primeiro é o goodwill (§1127) que representa o vínculo entre o sinal e sua origem, e sua importância é tamanha que a lei veda a cessão da marca sem a transferência do goodwill a ela associado (cessão in gross). A fama é o segundo (§1125(c)(2)(A)) e estabelece um patamar qualificado de reconhecimento, exigido para a proteção antidiluição, aferido a partir de quatro fatores objetivos: duração, extensão e alcance da publicidade; volume de vendas; grau de reconhecimento efetivo pelo público; e status registral do sinal.

Já o secondary meaning é o fenômeno pelo qual um sinal originalmente não distintivo passa a adquirir distintividade pelo uso efetivo e constante, consolidada em precedentes como Two Pesos v. Taco Cabana, 505 U.S. 763 (1992), e Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., 514 U.S. 159 (1995).

Na União Europeia, tampouco há definição legal de reputação (reputation ou renommée). O conceito foi construído pela jurisprudência da European Court. No caso C-375/97, General Motors Corporation v. Yplon SA (1999), o Tribunal fixou que a marca de reputação é aquela conhecida por uma parcela significativa do público relevante, a ser aferida por critérios como quota de mercado, intensidade, extensão geográfica e duração do uso, e o volume de investimento feito para promovê-la.

No caso C-301/07, PAGO International GmbH v. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (2009), a Corte esclareceu que basta a reputação em parte substancial do território da União – a reputação em um único Estado-Membro pode ser suficiente. E no caso C-487/07, L’Oréal SA v. Bellure NV (2009), foi reconhecido que o aproveitamento indevido da reputação alheia é ilícito per se, sem necessidade de prova de dano.

O contraste é bastante relevante, pois, enquanto o direito brasileiro prevê expressamente a proteção da reputação, nos termos do art. 130, III, da LPI, os sistemas americano e europeu chegam a resultados protetivos semelhantes por vias mais fragmentadas, o que não diminui a proteção alcançada, mas evidencia a clareza e a economia normativa do modelo brasileiro.

4. Extravasamento do símbolo

A tutela da reputação da marca é diferente e não se confunde com a proteção registral, notadamente aquela que decorre do registro e que impede o uso e o registro de marcas idênticas ou semelhantes para identificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. A tutela da reputação extravasa o símbolo, pois ultrapassa o âmbito da proteção decorrente do registro e não está limitada pelas fronteiras do princípio da especialidade.

Isso porque a tutela da reputação visa impedir o aproveitamento parasitário da fama, do renome e do reconhecimento da marca, razão pela qual os tribunais brasileiros reconhecem essa proteção de forma especialmente robusta às marcas notoriamente conhecidas e às marcas de alto renome.

Nesse sentido, o REsp 1.306.335/RJ⁵ ilustra bem esse entendimento: “As marcas notoriamente conhecidas (LPI, art. 126) e de alto renome (LPI, art. 125) mereceram uma especial proteção do legislador, notadamente em razão do princípio que as rege, de repressão ao enriquecimento sem causa, pelo aproveitamento econômico parasitário, já que o Brasil, na qualidade de país unionista, tem o dever de combater a concorrência desleal”.

Outra característica relevante da tutela da reputação, também amplamente reconhecida pelos tribunais, é a possibilidade de sua defesa em juízo antes mesmo da concessão do registro. No REsp 1.292.958/SP⁶, o STJ admitiu a proteção contra o aproveitamento do investimento alheio mesmo antes da concessão do registro, havendo apenas pedido em trâmite no INPI: “Confere-se, entretanto, ao depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96, configurando o interesse processual”.

Esse é apenas um dos diversos precedentes no mesmo sentido, todos reconhecendo que a tutela da reputação não pode aguardar a morosa tramitação administrativa junto ao INPI.

5. Os fundamentos legais da tutela contra a erosão da reputação

O que se objetiva, em última análise, ao conferir proteção à reputação da marca é, basicamente, impedir sua diluição e reprimir o aproveitamento parasitário. Essa proteção se dá pela aplicação concreta de três fundamentos normativos que se complementam.

Em primeiro lugar, o art. 130, III, da LPI, já mencionado, que confere ao titular ou depositante o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca (fundamento legal expresso da tutela no direito brasileiro). Em segundo lugar, o art. 16.3 do TRIPS/ADPIC (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio)⁷, que estende às marcas notoriamente conhecidas, na forma do art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP)⁸, proteção também para produtos e serviços que não sejam similares, sempre que o uso do sinal por terceiro sugerir conexão com o titular e puder prejudicar seus interesses.

Em terceiro lugar, o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento sem causa e serve de fundamento subsidiário para a repressão ao aproveitamento parasitário, notadamente nos casos em que não há, em sentido estrito, violação de registro.

6. Diluição da marca: modalidades e jurisprudência

Adentrando à proteção concreta da reputação, a diluição corresponde ao enfraquecimento progressivo da força distintiva de uma marca por seu uso, ou pela coexistência de sinais semelhantes fora do controle do titular, ainda que sem confusão imediata do consumidor. O STJ tem aproximado a teoria da diluição, de origem norte-americana, do conceito europeu de condutas parasitárias: ambas visam coibir o proveito indevido do prestígio de marcas conhecidas.

A doutrina e a jurisprudência reconhecem três tipos de diluição. O ofuscamento (blurring) ocorre quando a marca perde força associativa por ser usada em contextos distintos e não autorizados pelo titular.

A maculação (tarnishment) ocorre quando a marca é associada a um contexto negativo, degradante ou incompatível com sua imagem. O leading case sobre diluição por maculação consistiu na distribuição e comercialização de um cartaz com a expressão “Enjoy Cocaine” em grafia e cores idênticas àquelas usadas nos rótulos da bebida “COCA-COLA” [Coca-Cola Co. v. Gemini Rising, Inc., 346 F. Supp. 1183 (E.D.N.Y. 1972)]. Outro caso conhecido é Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., no qual a Hasbro titular da marca “CANDY LAND” para jogos para crianças insurgiu-se contra o uso pela ré do nome de domínio www.candyland.com para identificar sítio de conteúdo pornográfico [Hasbro, Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd., 1996 WL 84853, 40 U.S.P.Q.2d (BNA) 1479 (W.D. Wash, Feb. 9, 1996)].

E a adulteração ocorre quando o sinal é alterado ou utilizado em formatação diversa, prejudicando a fixação de uma imagem única pelo consumidor e, consequentemente, afetando sua distintividade⁹. Os dois primeiros tipos são os mais conhecidos e os mais frequentemente enfrentados pela jurisprudência.

O precedente mais recente e mais didático sobre o tema é o REsp 2.143.010/SP¹⁰ (caso “Gata do Paulistão”). Nele, a Terceira Turma assentou que a proteção da marca tem como característica principal a defesa do seu conteúdo econômico, vedando tanto a violação direta (pelo uso colidente de signo distintivo por outro empresário em produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, com configuração de concorrência desleal) quanto a violação indireta, pelo zelo por sua integridade e reputação.

O acórdão conceituou, com precisão, a dilution by tarnishment, como o uso da marca por terceiro que influencia negativamente sua imagem no mercado, seja pelo uso em produtos de baixa qualidade, seja pela menção em circunstâncias negativas ou difamatórias; e a dilution by blurring, como a diminuição da distinção da marca mesmo sem causar confusão no consumidor, por exemplo pelo uso da marca em produto muito diferente e menos famoso.

No REsp 1.863.566/SC¹¹ (caso “Dudalina”), a Corte reafirmou que a marca confere ao seu titular, além do direito de utilização exclusiva, o direito de zelar por sua reputação, incluindo o direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços por ela identificados (inteligência conjunta dos arts. 130, III, e 139 da LPI).

Já no REsp 1.874.635/RJ¹² (caso “Vogue Square”), fixou-se que a diluição decorre do uso de sinal distintivo por terceiros fora do campo de especialidade de marcas de grande relevância ou famosas (mas que não foram reconhecidas como de alto renome pelo INPI) de maneira que seu valor informacional deixa de ser suficientemente significativo, tornando o signo cada vez menos exclusivo.

Esse precedente é particularmente relevante por demonstrar que a proteção contra a diluição não depende do reconhecimento formal de alto renome pelo INPI, bastando a comprovação de relevância ou fama no mercado.

7. Aproveitamento parasitário: elementos e jurisprudência

O aproveitamento parasitário veda o enriquecimento sem causa (art. 884, CC) obtido a partir da fama, renome e prestígio alheios, ainda quando não haja identidade de segmento ou registro colidente. Diferentemente da concorrência desleal (art. 195, LPI), que pressupõe relação de concorrência entre as partes, o aproveitamento parasitário pode ser invocado mesmo entre agentes que atuam em mercados distintos, desde que presente a exploração indevida da reputação e prestígio alheios.

A jurisprudência normalmente exige a demonstração de três elementos: o prestígio ou reputação prévia e identificável da marca explorada; a conduta de terceiro apta a gerar associação, ainda que não confusão direta; e o proveito econômico obtido às custas do investimento reputacional alheio, sem contrapartida.

Dois precedentes do STJ ilustram bem a aplicação desses elementos. No REsp 1.105.422/MG¹³ (caso “Sorine”) e no REsp 1.190.341/RJ¹⁴ (caso “Harrods”), fixou-se que a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: de um lado, protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e desvio desleal de clientela alheia; de outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC).

Já no REsp 1.583.007/RJ¹⁵ (caso “Fogo Olímpico”), o STJ assentou que a proibição do registro e do uso de signos distintivos relacionados a marcas de grande prestígio em qualquer ramo de atividade (sem a anuência prévia do titular) tem por escopo evitar a associação comercial indevida, potencialmente ensejadora de aproveitamento parasitário ou de diluição da distintividade dos símbolos relacionados.

O tema também é tratado, administrativamente, pelo INPI. Já em 1993, o então Parecer Normativo de 30/11/1993, da lavra de José Roberto D’Affonseca Gusmão, assentava que “o depósito de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento parasitário da fama e prestígio alheios”.

Mais recentemente, a Nota Técnica nº 0003-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/LBC-2.1 detalhou os requisitos probatórios da matéria, fixando que a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário não prescindem da comprovação documental; que a nulidade do registro de marca constituída de signo distintivo de renome de terceiro demanda exame sobre a possibilidade de confusão do consumidor; que, quando os segmentos mercadológicos são distintos, existe presunção juris tantum de inexistência de concorrência desleal e aproveitamento parasitário; e que essa presunção é elidida mediante comprovação documental de atos do impugnado aptos a caracterizar a concorrência desleal e o aproveitamento parasitário.

A esses dois atos somam-se outros dois igualmente relevantes e menos citados. O Parecer nº 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de 09/09/2020, tratou da questão no contexto da licença de pedidos de registro pendentes, reafirmando a aplicação do art. 130, III, da LPI ao depositante.

E o Manual de Marcas do INPI, em seu capítulo 9.06 (“Alto renome”), item 9.6.2.2, regulamentado pela Portaria INPI/PR nº 8/2022, passou a mencionar expressamente o aproveitamento parasitário como elemento de prova admissível para fins de reconhecimento do alto renome, incorporando a construção jurisprudencial e doutrinária ao próprio procedimento administrativo.

8. Vulgarização e degenerescência: o efeito nefasto do sucesso

Por outro lado, o grande sucesso reputacional de uma marca pode gerar um efeito nefasto caso não seja adequadamente usada e defendida pelo seu titular, notadamente a vulgarização ou degenerescência da marca. O sucesso reputacional traz, assim, um risco simétrico, na medida em que o sinal pode se transformar, na percepção do público, no nome comum do próprio produto ou serviço (substantivo), perdendo a função distintiva que lhe deu origem (adjetivo).

Trata-se de processo gradual, que ocorre quando a marca não é utilizada adequadamente pelo próprio titular (o que, no início, pode até parecer vantajoso comercialmente); quando há omissão ou negligência na defesa da marca no mercado e perante o INPI; quando há dicionarização do sinal; ou quando há publicidade mal dirigida ou mal utilizada. A vulgarização não é presumida, exigindo prova de que o público relevante deixou de associar o sinal a uma origem empresarial específica.

Justamente por ser um processo gradual, ele pode (ou não) ser revertido. A reversão envolve estratégia de médio ou longo prazo, com uso do sinal sempre como adjetivo (acompanhado do substantivo genérico do produto), notificações e ações de enforcement contra o uso genérico por terceiros, inclusive na imprensa e em dicionários, e campanhas educativas voltadas ao uso correto da marca.

A jurisprudência brasileira oferece exemplos concretos e didáticos desse fenômeno. “Pincel Atômico” (registro nº 003.141.454, para artigos de escritório e material de desenho) foi reconhecido pelo TJSP (Tribunal de Justiça de São Paulo) (AC 0128556-02.2009.8.26.0100, j. 13/09/2011) como expressão incorporada ao vernáculo, utilizada como nome de produto e não de marca, havendo sites que oferecem “pincéis atômicos” de diversos fabricantes.

O sinal “Botox” (AC 0069466-58.2012.8.26.0100, j. 19/02/2018) foi reconhecido pelo TJSP como tendo perdido distintividade, servindo hoje como denominação de tratamento cosmético amplamente disseminado, ainda que a degenerescência tenha sido reconhecida, a concorrência desleal foi mantida no caso concreto.

Da mesma forma, o signo “Sinteco” (AC 0004811-81.2000.8.26.0655, j. 07/05/2019) teve reconhecida pelo TJSP a impossibilidade de impedir o uso da palavra, que se tornou de uso comum para designar verniz para assoalhos. “Martelinho de Ouro” (registro nº 811.092.356, para serviços de restauração de carrocerias – TJSP, AC 0019957-38.2010.8.26.0001, Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 11/10/2011), “Jet Ski” (registro nº 814.377.769, para veículo ou moto aquática – TJSP, AC 229.580-1/0, Rel. Des. Jorge Tannus, j. 09/11/1995) e “Munck” (registro nº 730.152.421, para caminhões-guindaste – TJSP, AC 1000897-41.2022.8.26.0260, Rel. Des. Ricardo Negrão, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 27/07/2023) seguem a mesma lógica.

No âmbito do STJ e do STF, também há precedentes emblemáticos: “Paleteira” (registro nº 004.501.195, para veículo próprio ao transporte de paletas, REsp 1.315.621/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 04/06/2013, DJe 13/06/2013); “Fórmica” (registro nº 006.707.602, para laminados – RE 77.029 e RE 107.892-8, j. 29/11/1973, RTJ 68/258); e “Leite de Magnésia” (registro nº 814.387.012, para medicamento à base de hidróxido de magnésio – STF, AC 6336, j. 26/04/1938, RT 115/319-320), este último demonstrando que o fenômeno da vulgarização não é, de forma alguma, uma novidade trazida pelo ambiente digital.

9. Reputação no ambiente digital: redes sociais e plataformas

Caminhando para a parte final desta análise, cabe tratar da reputação da marca em redes sociais e plataformas digitais. O ambiente digital é tão importante quanto o ambiente físico, e demanda maior complexidade, já que multiplica os pontos de contato entre o titular da marca e o público e, com eles, as formas de uso não autorizado ou não controlado pelo titular.

Entre os principais focos de risco estão: perfis e páginas não oficiais que se apropriam do nome ou da identidade visual da marca (impersonation); uso do sinal como hashtag por terceiros, criando associação não consentida com produtos, causas ou opiniões; conteúdo gerado por usuários e por influenciadores, sem contrato de licença ou padrão de uso da marca; e a associação da marca a discurso de terceiros, publicidade comparativa agressiva, memes, paródias com potencial depreciativo.

A defesa da reputação digital da marca é tão importante (quiçá mais importante) que a defesa da reputação da marca no mundo físico, pois a reputação digital é construída e desgastada em tempo real. Isso recomenda monitoramento constante e medidas de defesa proativas, sendo que a tutela jurídica reativa (a ação judicial) precisa ser complementada por políticas de monitoramento e por termos de uso de marca voltados a parceiros e influenciadores.

10. Reputação em marketplaces: keyword advertising e dark patterns

Uma questão corriqueira, que já gerou diversos precedentes, é o uso da marca ou do nome empresarial como palavra-chave de links patrocinados (por exemplo, no Google Ads), tema em relação ao qual a jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais converge no sentido de que se trata de concorrência desleal.

No REsp 1.937.989/SP¹⁶ e no REsp 2.032.932/SP¹⁷ o STJ reconheceu configurar concorrência desleal a contratação, por concorrente, da marca registrada de terceiro como termo de busca para obtenção de posição privilegiada em anúncios patrocinados, com desvio de clientela (art. 195, III, LPI; art. 10 bis, CUP).

No REsp 2.096.417/SP¹⁸, fixou-se que a utilização de marca como palavra-chave para direcionar o consumidor ao link de concorrente configura meio fraudulento de desvio de clientela, por permitir a concorrência parasitária e a confusão do consumidor. Segundo esse precedente, a contratação de links patrocinados caracteriza, em regra, concorrência desleal quando: (i) a ferramenta Google Ads é utilizada para a compra de palavra-chave correspondente a marca registrada ou nome empresarial; (ii) o titular da marca ou do nome e o adquirente da palavra-chave atuam no mesmo ramo de negócio; e (iii) o uso da palavra-chave é suscetível de violar as funções identificadora e de investimento da marca e do nome empresarial adquiridos como palavra-chave.

No mesmo sentido caminha o Enunciado XVII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial do TJSP, segundo o qual “Caracteriza ato de concorrência desleal a utilização de elemento nominativo de marca registrada alheia, nome empresarial ou título do estabelecimento, dotado de suficiente distintividade e no mesmo ramo de atividade, como vocábulo de busca à divulgação de anúncios contratados junto a provedores de pesquisa na internet”.

Quanto à responsabilidade do provedor de busca, o STJ tem afastado a responsabilidade pelo conteúdo do site anunciado, mas admitido a responsabilidade do provedor pela própria comercialização da palavra-chave, quando isso fomenta concorrência parasitária e confusão do consumidor.

Nos marketplaces propriamente ditos, o mesmo racional se estende a situações correlatas, como anúncios de produtos contrafeitos ou paralelos sob a marca original, sem autorização do titular; uso do nome da marca por vendedores terceiros para atrair tráfego a produtos concorrentes ou similares; e catálogos e sistemas de busca interna das plataformas que replicam a lógica do keyword advertising.

Há, ainda, uma leitura de fronteira que merece registro, especialmente a dos chamados dark patterns (padrões obscuros), que consistem em interfaces desenhadas para prejudicar a capacidade de escolha e decisão dos consumidores. Selos de “vendedor oficial” falsos e o uso do nome da marca em gatilhos de urgência exploram a confiança do consumidor na reputação alheia, aproximando-se mais do aproveitamento parasitário do que propriamente da diluição.

O tema é hoje tratado, no plano regulatório, pela legislação consumerista (CDC, arts. 6º, IV, e 39, e Portaria Conjunta SENACON/SEDIGI/SPDIGI nº 3, de 22/09/2026), ainda sem precedente marcário consolidado sobre esse rótulo específico – um campo que tende a ganhar relevância nos próximos anos, na interseção entre direito marcário e direito do consumidor.

11. Os desafios estruturais da tutela no ambiente digital

A tutela da reputação no ambiente digital enfrenta desafios estruturais que a distinguem da tutela no mundo físico. O primeiro é a tensão entre velocidade e tempo processual, porquanto a viralização de um uso indevido ocorre em horas, enquanto a resposta judicial, mesmo em sede de tutela de urgência, opera em outra escala de tempo.

O segundo é a tensão entre territorialidade e internet sem fronteiras, já que servidores, plataformas e infratores frequentemente estão fora da jurisdição brasileira, exigindo cooperação internacional ou a responsabilização de intermediários locais, nos termos da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), notadamente seu art. 19.

O terceiro desafio é a prova do ilícito digital, que exige captura forense e, sempre que possível, ata notarial ou, ao menos, o registro em plataforma de blockchain (como a Verifact), diante da volatilidade de posts, anúncios e páginas que podem ser removidos pelo próprio infrator tão logo notificado. O quarto é a pulverização de infratores (múltiplos perfis), vendedores e anunciantes anônimos ou de difícil identificação, o que eleva substancialmente o custo de um enforcement item a item.

Diante desse cenário, a resposta recomendada para a prática contenciosa é migrar de uma lógica de litígio pontual para uma política de vigilância e combate digital contínuo, combinando notificação extrajudicial, mecanismos de notice-and-takedown e, quando necessário, medida judicial contra o infrator e contra o intermediário.

12. Conclusão

Da distintividade adquirida à diluição, passando pelo aproveitamento parasitário e pela vulgarização, o fio condutor é sempre o mesmo, qual seja, o valor jurídico da marca está na relação entre sinal, produto ou serviço e público. Cabe ao advogado que atua na área identificar, em cada caso concreto, o instrumento processual correto para monitorar e defender essa relação.

Para a prática contenciosa, algumas balizas merecem destaque. Quanto ao enquadramento da causa de pedir, pois havendo relação concorrencial, ainda que potencial, a via adequada é a concorrência desleal (art. 195, LPI). Por outro lado, inexistindo concorrência, o pedido deve ser fundado em aproveitamento parasitário e enriquecimento sem causa (art. 884, CC), sob pena de indeferimento por inadequação da fundamentação jurídica.

Quanto ao ônus probatório, nos termos do REsp 1.327.773/MG, o dano moral pelo uso indevido da marca é in re ipsa, de modo que a comprovação do ilícito dispensa prova de prejuízo concreto, mas essa mitigação não dispensa prova robusta da reputação em si (uso, investimento, percepção do público), que continua a ser o elemento central a ser demonstrado.

Quanto ao prazo, pela Súmula 143 do STJ, a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial prescreve em cinco anos, e o marco inicial dessa prescrição dependerá da data em que cessou o uso da marca, à luz da teoria da actio nata, aplicada pelo STJ.

E quanto ao momento da tutela, o art. 130, III, da LPI e o REsp 1.292.958/SP autorizam a defesa judicial mesmo com pedido de registro ainda em trâmite no INPI, o que recomenda orientar o cliente a agir de forma preventiva, sem aguardar a concessão do registro para proteger a reputação já construída em torno da marca.

Passados 30 anos da Lei da Propriedade Industrial, a reputação da marca mostra-se um dos temas mais relevantes e desafiadores no tocante à proteção de marcas, e sua tutela adequada permanece, antes de tudo, como uma questão estratégica para o seu titular, pois, preservando a reputação da marca, há, como consectário, aumento de seu valor econômico e de seu poder de atração junto aos consumidores.

Notas

1. SCHECHTER, Frank I. The Rational Basis of Trademark Protection, 40 Harvard Law Review 813 (1927) ↩
2. STJ, REsp n. 1.787.676/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. em 14/9/2021 ↩
3. STJ, REsp 1.327.773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/11/2017 ↩
4. Com as alterações incorporadas pelo Trademark Dilution Revision Act de 1996 e Trademark Dilution Revision Act de 2006 ↩
5. STJ, REsp n. 1.306.335/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 25/4/2017 ↩
6. STJ, REsp n. 1.292.958/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 3/9/2013 ↩
7. TRIPS/ADPIC – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio: Art. 16.3 O disposto no Artigo 6bis da Convenção de Paris (1967) aplicar-se-á, mutatis mutandis, aos bens e serviços que não sejam similares àqueles para os quais uma marca esteja registrada, desde que o uso dessa marca, em relação àqueles bens e serviços, possa indicar uma conexão entre aqueles bens e serviços e o titular da marca registrada e desde que seja provável que esse uso prejudique os interesses do titular da marca registrada ↩
8. Artigo 6bis da CUP: 1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registo, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registo ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta ↩
9. Vide Deere & Co v. MTD Products, Inc., 41 F3d 39 (2d Cir. 1994) ↩
10. STJ, REsp 2.143.010/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10/06/2025 ↩
11. STJ, REsp 1.863.566/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 08/09/2020 ↩
12. STJ, REsp 1.874.635/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/08/2023 ↩
13. STJ, REsp 1.105.422/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/05/2011 ↩
14. STJ, REsp 1.190.341/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/12/2013 ↩
15. STJ, REsp 1.583.007/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05/12/2013 ↩
16. STJ, REsp 1.937.989/SP, Rel. Min. Salomão, Quarta Turma, j. 23/08/2022 ↩
17. STJ, REsp 2.032.932/SP, Rel. Min. Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08/08/2023 ↩
18. STJ, REsp 2.096.417/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/02/2024 ↩