Questões sobre o registro e a proteção de marcas no Brasil e no exterior

1) Qual o tempo médio de um processo de registro de marca até a concessão do registro?

Atualmente), entre a data do depósito (apresentação do pedido) e a concessão do registro, pode-se estimar, em média, o tempo entre 10 e 12 meses para a publicação do despacho de concessão de registro de marca.

Este prazo é aplicável para processos que tenham uma tramitação normal sem qualquer oposição de terceiros ou formulações de exigências. Em processos de marcas que recebam oposição de terceiros ou exigências o tempo médio pode ser estimado entre 18 e 24 meses.

2) Qual o prazo de validade do registro de marca ? É possível prorrogar a validade do registro?

O registro de marca, no Brasil, tem validade por 10 (dez) anos, contados da data de concessão do registro. O registro de marca poderá ser prorrogado a cada 10 (dez) anos, sendo que o requerimento de prorrogação deverá ser protocolado dentro do último ano de vigência do registro. Exemplo: para um registro concedido em 02/07/2023 e com validade até 02/07/2033, o pedido de prorrogação deverá ser requerido entre 02/07/2032 e 02/07/2033.

A prorrogação poderá ser requerida, ainda, no prazo extraordinário de 06 meses (também chamado de prazo de graça), após o término do prazo de vigência, de acordo com a Convenção da União de Paris. Neste caso, a taxa oficial do INPI sofrerá um aumento de 50% sobre a taxa normal.

A falta de prorrogação de vigência, nos prazos acima mencionados, acarretará a extinção do registro e dos direitos dele decorrentes.

A grande maioria dos países adota o prazo de validade de 10 (dez) anos, contados da concessão do registro ou do depósito do pedido de registro. Entretanto, alguns países adotam o prazo de 07 (sete) anos e outros adotam o prazo de 15 (quinze) anos.

3) Uma empresa ou uma pessoa física pode requerer marca para qualquer tipo de produto ou serviço em qualquer uma das classes de marcas?

A empresa somente poderá requerer marcas para distinguir produtos ou serviços que estejam de acordo com objetivo social e para atividade que exerça efetivamente e licitamente.

As pessoas físicas podem requerer marcas para as atividades (industriais, comerciais ou de serviços) que efetivamente exerçam. Para comprovar o exercício da atividade poderá ser necessário apresentar documentos ao INPI, como, por exemplo, comprovante de inscrição no ISS da Prefeitura (para comércio ou prestação de serviço); inscrição nos Órgãos competentes para profissões regulamentadas (engenheiro – CREA, advogado – OAB; Médico – CRM etc.) dentre outros.

4) Qual a finalidade da Classificação de Marcas e qual a Classificação atualmente adotada pelo Brasil?

A Classificação de Produtos e Serviços para registros de marcas tem por finalidades principais:

a) A organização interna das oficinas/repartições encarregadas do registro em cada país;

b) Facilitar a pesquisa de anterioridade;

c) delimitar a proteção conferida pelo registro e aplicação do princípio da especialidade das marcas.

Até 02 de janeiro de 2000, o Brasil possuía sua própria classificação de produtos e serviços, exclusiva para os registros no Brasil, que passaremos a denominar de Classificação BR ou Classe BR. A partir de 03 de Janeiro de 2000, o Brasil adotou a Classificação Internacional de Marcas (NCL), estabelecida pelo Tratado Internacional de Nice, e que é adotada, há muitos anos, pela grande maioria dos países.

5) O que é marca tridimensional?

Marca tridimensional é o sinal distintivo tridimensional, cuja forma plástica e ornamental tenha capacidade de identificar o produto. Exemplo: Garrafa da COCA-COLA, formato da embalagem do chocolate “TOBLERONE”.

 6) O que é marca de posição?

O registro de marcas de posição no Brasil foi regulamentado pelo INPI em 21 de setembro de 2021, através da Portaria nº 37 de 13/09/2021, que entrou em vigor em 1º e outubro do mesmo ano. De acordo com esta portaria, será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins. A marca de posição deve ser formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte e a aplicação do sinal na referida posição deve ser dissociada de efeito técnico ou funcional.

7) Qual o conceito e a diferença de marca de fantasia, marca arbitrária e marca evocativa?

Marcas de fantasia são aquelas formadas por expressões que não possuem nenhum significado em qualquer idioma, ou seja, são sinais cunhados pelos seus titulares e que não se encontram dicionarizados.

Por sua vez, marcas arbitrárias são aquelas formadas por sinais ou expressões já existentes, mas que não guardam relação direta ou indireta com os produtos ou serviços que identificam.

Por este motivo, quanto à proteção jurídica, existe uma correlação entre o grau de distintividade das marcas e a proteção a elas asseguras, de modo que as marcas de fantasia são classificadas como marcas fortes, podendo impedir o uso e registro marcas com um menor grau de semelhança. Já as marcas evocativas, por evocarem características ou finalidade dos produtos ou serviços, possuem menor proteção, tendo o ônus de conviverem com marcas que tenham um maior grau de semelhança, mas desde que não haja possibilidade de confusão.

Exemplos:

PÃO DE AÇUCAR – para supermercados.

SONHO DE VALSA – para chocolate

ESTRELA – para brinquedos.

TIGRE – para tubos de PVC

TIGRE – para pincéis

Marcas evocativas são aquelas formadas por expressões que evocam o produto ou a atividade, uma de suas qualidades e características. Existem aquelas formadas pelas próprias expressões de uso comum aglutinada a outras expressões ou, ainda, aquelas que são resultantes de deformação arbitrária de um radical ou expressão de uso comum.

Considerando que a legislação proíbe a concessão de registros sobre expressões genéricas e de uso comum, nomes de produtos, indicativas de qualidade etc., quando tenham relação com o produto ou a atividade, as marcas evocativas, quanto à proteção jurídica, são classificadas como marcas fracas, uma vez que a proteção recairá somente sobre o conjunto e/ou apenas sobre a apresentação distintiva (logomarca) e somente poderá impedir o registro e o uso de marcas idênticas. Os titulares de marcas evocativas, na maioria dos casos, terão que conviver com marcas semelhantes para produtos idênticos ou produtos com afinidade.

Exemplos:

BARATEIRO – Para supermercados.

FRUTILLY – para sorvete de fruta

MICROSOFT – para programas de computadores

CHOCOBON – para chocolate

KI-SUCO – para sucos e bebidas

SUPER BONDER – para cola.

PENSOFTWARE – para serviços de informática.

8) Como deve ser o procedimento para obter a proteção da marca? Em qual momento devo consultar o departamento jurídico e/ou a assessoria externa da empresa?

O primeiro passo é a realização da pesquisa de anterioridade (busca prévia) para verificar se a marca está livre para registro. Concluindo-se pela disponibilidade e possibilidade do registro, recomenda-se que o requerimento da marca seja apresentado, perante o INPI, dentro do mais curto espaço de tempo possível.

O lançamento de produtos com novas marcas que ainda não são registros de titularidade da empresa e que não foram objeto de pesquisa de anterioridade gera sérios riscos para empresa e para o projeto, uma vez que poderá estar violando direitos de terceiros e a empresa ficará sujeita a sofrer ações judiciais, busca e apreensão de produtos e poderá ser obrigada a parar de usar a marca, perdendo-se todo o investimento realizado sobre o produto e a marca.

Por estes motivos, deve-se adotar como procedimento e regra básica na empresa que nenhum novo produto com nova marca ou nova embalagem seja lançada sem a necessária consulta ao departamento jurídico e/ou assessoria externa.

Assim sendo, qualquer lançamento de novos produtos, novas marcas e novas embalagens, bem como modificações de embalagens e de logomarcas, deverá ser objeto de consulta ao departamento jurídico interno da empresa.

Por outro lado, recomenda-se que o departamento jurídico interno e/ou assessoria externa sejam consultadas e envolvidas no projeto desde seu início, evitando-se perda de tempo e investimentos em projetos que, eventualmente, terão que ser modificados ou não poderão ser implementados em razão de existir direitos anteriores de terceiros.

9) Posso lançar produto com uma marca que ainda não tem registro, mas apenas um pedido de registro tramitando perante o INPI?

O lançamento de produtos com marcas que ainda não possuem registro sempre envolverá riscos. A avaliação do grau de risco pode e deve ser realizada na pesquisa de anterioridade (busca inicial), a qual, em razão de inúmeros fatores, não é exaustiva. Em outras palavras, a pesquisa de marcas é altamente recomendável para aferir a registrabilidade da marca e avaliar os riscos quanto ao uso da marca no mercado, mas a pesquisa não é suficiente para concluir, com certeza, se o registro será concedido, pois existem diversos fatores que podem influenciar na análise do pedido de registro pelo INPI.

Dessa forma, é altamente recomendável (situação ótima) o lançamento de produto com marcas que já obtiveram o REGISTRO. Eventualmente, a marca poderá ser utilizada após o despacho de DEFERIMENTO.

O lançamento de produtos com marcas que são objeto apenas de pedidos de registro deverá ser uma decisão tomada após análise minuciosa e criteriosa da busca de anterioridade e decisão de assumir os riscos decorrentes.

10) O resultado da pesquisa de anterioridade confere certeza de obtenção do registro?

Não. O resultado da pesquisa traz, apenas, informações indicativas da possibilidade ou não de obter o registro. Entretanto, mesmo não sendo encontrados sérios impedimentos a busca não é garantia de que o registro seja concedido.

Na hipótese de a pesquisa apontar marcas semelhantes para identificar produtos idênticos, semelhantes ou com afinidade mercadológica, a obtenção da marca deverá ser realizada como tentativa e a pesquisa serve para avaliação de riscos.

11) Por que o resultado da pesquisa não possibilita a certeza de obtenção do registro?

Em primeiro lugar, deve-se considerar que há um período de cerca de 30 dias entre o depósito e a publicação de um pedido de registro de marca. Somente após a publicação que os pedidos de registro são inseridos na base de dados do INPI e tornados públicos. Em sendo assim, a pesquisa não abrange as novas marcas, depositadas perante o INPI, mas ainda não publicadas na data da busca

Por outro lado, a pesquisa de marcas conduzida apenas na base de dados do INPI não considera a pré-existência de outras espécies de sinais distintivos, como, por exemplo, nomes empresariais/comerciais, direitos de autor etc.

Nesse sentido, por exemplo, eventual colidência com nomes de empresas poderá ser impeditiva para a obtenção do registro, sendo inviável e impraticável fazer pesquisa em todas as 27 Juntas Comerciais, em todos os Estados Brasileiros, além da proteção de nomes de sociedades simples e associações que decorre do arquivamento dos atos constitutivos nos Cartórios de Registro Público de Pessoas Jurídicas.

Ainda, a Lei da Propriedade Industrial assegura proteção ao usuário de boa-fé de marca não registrada, assegurando o direito de precedência ao registro, em decorrência do uso da marca há mais de 06 meses antes do depósito de terceiros, que é a proteção conferida ao uso anterior da marca.

12) Quais as consequências para o titular do registro que não utiliza a marca?

A falta do uso da marca poderá motivar a extinção do registro pela caducidade e, consequentemente, a perda dos direitos de exclusividade, abrindo a possibilidade de que marcas idênticas ou semelhantes sejam registradas por terceiros.

13) Quanto tempo posso deixar de usar uma marca e não correr o risco de perder o registro pela declaração de caducidade?

Temos que distinguir duas situações:

1. Registros Novos – o titular deverá iniciar o uso dentro do prazo de 05 anos, contados da data de concessão.
2. Registros Antigos – O titular não poderá interromper o uso por período superior a 05 anos.

14) Caso a marca não seja utilizada, dentro dos prazos, acima mencionados, a caducidade será declarada automaticamente?

Não. A caducidade somente ocorrerá se for requerida por terceiros, com legítimo interesse, ou “ex-oficio” pelo INPI, instaurando-se procedimento administrativo no qual o titular poderá se defender e comprovar o uso da marca. Por este motivo, a falta de uso coloca em risco a titularidade do registro e, eventualmente, poderá motivar a caducidade, mas a extinção não é automática.

15) Quais as provas que podem ser apresentadas para comprovar o uso da marca?

Pode-se apresentar toda e qualquer prova admitida em direito. Dentre as principais provas podemos citar:

• Notas Fiscais, contendo a descrição do produto e marca, que comprovará a data e volume de comercialização;
• Embalagens;
• Materiais publicitários impressos ou digitais;
• Notas Fiscais de fornecedores de embalagens;
• Contratos referentes à exposição de produto ou divulgação de serviços em feiras e outros eventos;
• Declarações de clientes.

16) Qual o conceito e qual a proteção conferida às marcas de alto renome?

Marcas de alto renome são marcas que alcançaram renome e grande penetração no mercado brasileiro em virtude do grande investimento realizado em publicidade, marketing, tecnologia, qualidade, tais como: “NATURA”, “COCA-COLA”, “LACTA”, “SONHO DE VALSA”, “VOTORANTIM”, “BIS”, “MC DONALDS” e “FIAT” etc.

A proteção conferida às Marcas de Alto Renome na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) abrange todos os ramos de atividade e todas as classes e, portanto, é uma exceção ao princípio da especialidade das marcas.

A lei denominou estas marcas como MARCAS DE ALTO RENOME com o objetivo de distingui-las das chamadas marcas notoriamente conhecidas, visto que são institutos jurídicos diferentes.

Entretanto, a legislação deixou uma lacuna e nada regulamentou sobre a forma e o momento de reconhecimento do Alto Renome. O INPI demorou muito tempo para regulamentar esta questão e entende que o reconhecimento das marcas de ALTO RENOME se dará somente no julgamento de recursos administrativos, interpostos contra marcas de terceiros e/ou através de decisões judiciais que visem reprimir violações, ou seja, somente no momento em que ocorrer um conflito

Somente em janeiro de 2004 o INPI regulamentou o reconhecimento do alto renome através da Resolução 110/04, criando uma Comissão Especial de 03 examinadores para analisar os Recursos Administrativos fundamentados no alto renome, que iniciou seus trabalhos em julho de 2004.

Atualmente, está em vigor a Portaria INPI nº 8/2022, que dispõe sobre o requerimento do alto renome, prevendo que a proteção especial perdurará por 10 anos contados da anotação do reconhecimento do alto renome.

Entre as marcas que já obtiveram o reconhecimento do alto renome pelo INPI podemos citar dentre outras: Fusca, Barbie, Playstation, Honda, Faber-Castell, Toyota, Sonho de Valsa, Petrobras, Bauducco, Sonho de Valsa, Tigre, Ibope, Shell, Dona Benta, Natura, Skol, Brahma, Bohemia, Claro, Nike, Volkswagen, Nivea, Bombril, Viagra, Dove, Rexona, Adidas, Hollywood, Derby, Jeep, Aspirina, Vigor, Itaú, Garoto, Blindex, Visa, Google, Ninho, Elma Chips, Credicard, Walmart, Omo, Facebook, Neosaldina, Consul, Brastemp, Bic, Hellmann’s, O Boticário, Havaianas, Fanta, Sprite, Unimed, Sony, Maizena, Knorr, Kibon, Kuat, Schin, Kaiser, Danoninho, Suvinil, Olympikus, Lorenzetti, Ype, Sadia, Perdigão, Uol, Globonews, Assolan, Lacta, Flamengo, Embratel, Ultragaz, Ortobom, Qualy, Seda, Vogue, Avon, Pantene, Whatsapp, Youtube, Dakota, 51, União, Seara, Friboi, Neo-Química, Kalunga.

17) O que é Marca Notoriamente Conhecida e qual a diferença existente com a Marca de Alto Renome?

O conceito e a abrangência de proteção às marcas notoriamente conhecidas não se confundem com a proteção e o conceito das Marcas de Alto Renome (que na lei anterior denominava-se Marca Notória).

A proteção às marcas notoriamente conhecidas é conferida pelo Artigo 6-bis da Convenção de Paris e artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial, abrangendo aquelas marcas que se tornaram conhecidas e alcançaram prestígio dentro do seu ramo de atividade, sendo que a proteção conferida se restringe ao ramo de atividade ou atividades afins e a proteção independe do registro no país. (exceção ao princípio da territorialidade).

De qualquer forma a marca deve ser notoriamente conhecida no país onde se reivindica a proteção. Se uma marca for somente notoriamente conhecida no país de origem e não o for no Brasil ou Argentina, por exemplo, esta marca não obterá a proteção como marca notoriamente conhecida no Brasil ou na Argentina.

Pelo contrário, as Marcas de Alto Renome conferem proteção em todos os ramos de atividade, sendo que para obterem este reconhecimento é exigido que esteja registrada no Brasil.

18) O que deve ser levado em consideração para elaboração da estratégia de proteção de marcas no exterior?

Alguns princípios gerais são importantes e devem ser levados em consideração na elaboração de estratégia de proteção da marca no exterior, dentre os quais destacamos os seguintes:

1. O princípio da territorialidade da proteção, ou seja, a proteção de uma marca está subordinada ao REGISTRO dentro de cada um dos países ou territórios comunitários.
2. Os princípios do direito atributivo e da anterioridade , ou seja, será titular da marca e poderá impedir o registro ou o uso por terceiros aquele que primeiro requereu e obteve o REGISTRO da marca (na grande maioria dos países), sendo que em alguns poucos países o direito sobre a marca pode surgir do simples uso anterior da marca , como ocorrem nos Estados Unidos e Canadá.
3. O princípio da especialidade das marcas, ou seja: o titular de uma marca tem o direito de uso exclusivo para os produtos ou serviços específicos concedidos no registro, podendo, portanto, existir marcas idênticas ou semelhantes, desde que sejam para distinguir produtos/serviços diferentes e desde que não exista a possibilidade de confusão ou associação do consumidor.
4. O princípio da boa-fé e lealdade no comércio e na concorrência.

19) Existe a possibilidade de obtenção um registro “mundial” ou “internacional” da marca?

Não existe um registro “mundial”, ou seja: a proteção da marca em todos os países através de um registro único. O princípio da territorialidade prevalece, ou seja, para a proteção da marca será necessário realizar o registro em cada um dos países.

Entretanto, existem alguns sistemas que proporcionam a proteção em diversos países através de um único registro, como é o caso do registro da MARCA EUROPÉIA que, através de um único registro proporciona a proteção nos 28 países da Comunidade Europeia.

Necessário levar em consideração que mesmo este sistema comunitário europeu obedece ao princípio da territorialidade, uma vez que aquele registro é válido apenas dentro do território da comunidade europeia e, por outro lado, a existência de um registro anterior em qualquer um dos 27 países e desde que o titular do direito anterior apresente Oposição, poderá ser obstáculo para a concessão da Marca Europeia.

Um sistema semelhante é adotado pela Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI), no qual um único registro concederá proteção em 17 países da África, bem como na Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO), cujo registro gera efeitos e proteção em 19 países.

Outros sistemas visam facilitar o depósito da marca em vários países através de um único pedido centralizado, como é o caso do Registro da Marca Internacional, criado pelo Acordo de Madrid e pelo Protocolo de Madrid, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

Entretanto, este sistema obedece, igualmente, o princípio da territorialidade, uma vez que o pedido de registro da marca será analisado dentro de cada um dos países, de acordo com suas legislações internas, e somente terá validade nos países nos quais for concedido o registro.

20) O que é e como funciona o Protocolo de Madri?

Trata-se o Protocolo Referente ao Acordo de Madri, ou como é mais conhecido simplesmente “Protocolo de Madri”, de um tratado internacional administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que permite o registro internacional de marcas, com abrangência atualmente em 130 países, incluindo o Brasil.

O Protocolo de Madri foi criado em 1989 como uma alternativa mais moderna e flexível ao Acordo de Madri (em vigor desde 1891), visando atrair uma maior adesão dos países ao registro internacional de marcas.

Dentre as principais diferenças do Protocolo de Madri em relação ao Acordo de Madri destacamos: as línguas inglesa e espanhola como idiomas oficiais, além do francês; a possibilidade de Organizações Intergovernamentais (p.ex. União Europeia e Organização Africana da Propriedade Intelectual – OAPI) poderem fazer parte do tratado; a possibilidade de o registro internacional possuir um pedido-base (o Acordo permite apenas registros-base); o prazo de 18 meses para que o Escritório de Marcas do País designado conclua o exame ou envie uma notificação de recusa provisória (o Acordo permite apenas 12 meses); a possibilidade de conversão do registro internacional em registros nacionais, em caso de recusa.

O Protocolo de Madri entrou em vigor no Brasil em 02 de outubro de 2019, permitindo aos empresários e empresas brasileiras usufruírem dos benefícios na utilização do registro internacional de marcas, dentre os quais podemos destacar:

• Centralizaçãoque permite maior facilidade para administração do portfólio de marcas da empresa;
• Procedimento unificadoque permite requerer a proteção de uma marca em mais de 130 países;
• Apresentação do pedido de registro no país de origem em apenas um idioma;
• Significativa redução de custos para proteção de marcas em diversos países;
• Possibilidade de co-titularidadede marcas;
• Previsibilidade, pois há prazo para conclusão do exame (possibilidade de concessão automática do registro);
• Prorrogações e modificações posteriores ao registro (p.ex. alteração de nome/sede e transferência de titularidade) serão requeridas mediante um único e simples procedimento administrativoe pagamento de uma única taxa

Salientamos que, embora importantes países com mercados relevantes para exportação como Estados Unidos, União Europeia, China, Índia etc., ainda não houve grande adesão ao Protocolo de Madri pelos países da América Latina, estando o Protocolo em vigor, atualmente, apenas na Antígua e Barbuda (desde 2000), Belize (desde 2023), Chile (desde 2022), Colômbia (desde 2012), Cuba (desde 1985), Jamaica (2022) e México (desde 2013). Portanto, neste momento, a utilização do Protocolo de Madri para proteção de marcas da América Latina encontra-se restrita e limitada.

Da mesma forma, as empresas brasileiras com atuação internacional poderão usufruir do registro internacional de marcas, ampliando a proteção de suas marcas através do Protocolo de Madri, assim como poderão concentrar os registros de marcas que já possuem no exterior em um único registro internacional (substituição do registro nacional pelo registro internacional), facilitando sua gestão e reduzindo os custos com prorrogação e anotações de nome e endereço.

21) Posso exportar produtos fabricados no Brasil distinguidos por marcas que estão protegidas por registros concedidos apenas no Brasil?

A exportação de produtos sem o registro da marca no país estrangeiro alvo da exportação não é recomendável uma vez que a comercialização do produto naquele país é atividade que envolve sérios riscos, na hipótese de violar direitos de terceiros, podendo a mercadoria ser objeto de apreensão ou impossibilidade de comercialização caso a marca viole registro de marca anterior.

Assim sendo, recomenda-se que, antes da realização da exportação, seja realizada uma pesquisa de anterioridade de marca nos países importadores para avaliar os riscos existentes e, na hipótese de que a marca esteja livre para registro, seja realizado o depósito da marca naqueles países.

22) Quanto tempo demora, em média, um processo de registro de marca nos principais países/mercados importadores do Brasil?

Podemos sintetizar esta resposta nos seguintes países:

1. Estados Unidos e Canadá – entre 12 e 18 meses;
2. América do Sul – entre 18 e 24 meses, com exceção de alguns países como o Chile (06 a 08 meses), Argentina (12 a 14 meses) e Bolívia (24 a 28 meses);
3. América Central e México (08 a 18 meses). – Honduras (12 a 36 meses);
4. Europa (08 a 12 meses).
5. Registro de Marca Europeia (06 a 10 meses)
6. Japão (08 a 15 meses) e Coréia do Sul (13 a 15 meses).
7. China (09 a 12 meses).