No dia 26 de agosto 2021, durante o 41º. Congresso Internacional da ABPI-Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, foi realizado o Table Topic 17 que abordou recentes e relevantes decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria de propriedade intelectual e contou com a participação, como palestrantes, do Desembargador Alexandre Alves Lazzarini e de Antonio Ferro Ricci e, ainda, como moderador, de Daniel Adensohn de Souza, atual Presidente da ASPI-Associação Paulista da Propriedade Intelectual.
Antonio Ferro Ricci apresentou a origem, bem como a aplicação e interpretação que vem sendo dada, pelos Tribunais Estaduais e Federais, ao Tema Repetitivo 950 (Resp 1527232/SP), que firmou a seguinte tese: “As questões acerca do trade dress (conjunto-imagem) dos produtos, concorrência desleal, e outras demandas afins, por não envolver registro no INPI e cuidando de ação judicial entre particulares, é inequivocamente de competência da justiça estadual, já que não afeta interesse institucional da autarquia federal. No entanto, compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória”.
Tratando-se de precedente fixado pela sistemática de recursos repetitivos, prevista pelo Artigo 1036 e seguintes do Código de Processo Civil, é uma decisão que vincula e obriga os juízes e tribunais estaduais e federais a aplicarem a mesma em casos idênticos.
Antonio Ricci apresentou o resultado de uma pesquisa, realizada em diversos Tribunais Estaduais e Federais do país, demonstrando que está ocorrendo uma divergência de interpretação e de aplicação do Tema 950 do STJ, notadamente sobre qual deve ser o desfecho da ação de infração/indenizatória, quando o réu vier a obter o registro de marca durante a tramitação do processo, que é a situação idêntica que gerou a tese repetitiva 950 do STJ.
De acordo com Ricci, existem diversas decisões pelas quais os Tribunais Estaduais estão declinando de sua competência e determinando a remessa do processo para a Justiça Federal. Ocorre que, em diversos casos, ao receber a ação judicial enviada pela justiça estadual, a justiça federal também não tem reconhecido a sua competência para aquelas ações, uma vez que não existe pedidos envolvendo a nulidade de registro de marcas ou de decisões administrativas proferidas pelo INPI e, portanto, não existe ente federal envolvido no polo passivo por se tratar de ação que buscava somente a abstenção de uso da marca e indenização de um particular.
Como consequência dessa divergência de interpretação estão sendo suscitados conflitos de competência ao STJ em decorrência da aplicação do Tema 950.
Em outros casos, a Justiça Estadual, quando reconheceu que se aplicaria o Tema 950 do STJ, decidiu pela extinção do processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no Artigo 485, IV do CPC.
Em sentido contrário, foram encontradas decisões de extinção do processo, com julgamento de mérito, julgando a ação improcedente, por entender que, diante da concessão da marca para o réu, o autor já não teria o direito de impedir o uso da marca e obter indenização por violação à sua marca registrada.
Na opinião de Antonio Ricci a aplicação do Tema 950 do STJ não deve e não pode levar a Justiça Estadual a declinar de sua competência e, portanto, aquelas ações não devem ser enviadas para a Justiça Federal, uma vez que as mesmas não têm por objetivo, e não contêm pedidos, que busquem anular registro de marca concedida pelo INPI, ou qualquer ato administrativo proferido pela Autarquia Federal, não gerando fundamento para a participação do INPI, versando, na realidade, sobre direitos privados e matéria que não é de competência da Justiça Federal.
Ricci entende que, se analisado com cuidado os fundamentos da decisão do Resp 1527232/SP que gerou o Tema Repetitivo 950 do STJ, bem como a redação final da tese fixada, caso o autor da ação de infração persista em sua intenção de obter decisão de abstenção da marca pelo réu deverá, necessariamente, propor uma nova e diferente ação perante a Justiça Federal, que terá por objetivo anular o registro da marca do réu e, nessa hipótese, o INPI obrigatoriamente deverá participar da mesma, podendo a Justiça Federal ordenar a abstenção do uso da marca, por força de expressa previsão da Lei da Propriedade Industrial.
Em relação ao desfecho da ação de infração e indenização, proposta na Justiça Estadual, Antonio Ricci entende que poderá depender da análise de cada caso concreto, dos fundamentos da ação e dos pedidos formulados para fins de se proferir decisão, que poderá ser de extinção total ou parcial da mesma, sem julgamento de mérito, podendo existir casos específicos nos quais remanesça a competência da Justiça Estadual para julgar o mérito de alguns pedidos que tenham outros fundamentos como, por exemplo, concorrência desleal ou a violação de outras marcas, sobre as quais o réu não obteve a concessão do registro e sobre os quais não incidiria a tese repetitiva do Tema 950/STJ.
Discutiu-se, também, que dependendo do caso concreto, poderá eventualmente ocorrer que o tribunal estadual suspenda a tramitação da ação de infração até final decisão de uma ação de nulidade de registro de marca, reconhecendo a existência de prejudicialidade externa, caso essa ação de nulidade já tenha sido proposta no momento da aplicação do Tema 950 do STJ.
Antonio Ricci adiantou, entretanto, que em sua opinião, a grande maioria dessas ações deverão ser extintas, sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso IV do Artigo 485 do CPC.
Antes de iniciar a sua palestra, o Desembargador Alexandre Lazzarini, que integra a Primeira Camara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, manifestou a sua opinião sobre o Tema 950 do STJ e concordou que a melhor solução deverá ser a extinção do processo sem julgamento de mérito.
Em seguida, em sua palestra, o Des. Alexandre Lazzarini abordou a discussão envolvendo a possibilidade de reconhecimento, pela Justiça Estadual, da nulidade de patentes e registros de desenhos Industriais em ações de infrações. O Palestrante apresentou e discutiu a decisão proferida em 06.10.2020, no julgamento do Recurso Especial 1.843.507/SP, pela Terceira Turma do STJ, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que admitiu a possibilidade de reconhecimento, pelos juízes e tribunais estaduais, da nulidade de patentes e desenhos industriais, como matéria de defesa arguida pelo réu, por força da aplicação do §1º do artigo 56 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).
Trata-se de um precedente muito relevante, tanto por se tratar de uma decisão unânime da Terceira Turma do STJ, como por apresentar certa divergência com alguns precedentes do próprio STJ e que estaria retomando a orientação que predominou no STJ ao menos até 2011.
Inicialmente o Des. Lazzarini ressaltou que, conforme expressamente e claramente decidido nesse novo precedente, a Terceira Turma do STJ reconheceu que a possibilidade de arguir a nulidade, como matéria de defesa pelo réu, se aplicará apenas, e tão somente, para ações envolvendo infrações de patentes e registros de desenhos industriais, não se aplicando aquela decisão, e seus fundamentos, aos casos de infrações de marcas registradas.
De outro lado, essa recente decisão do STJ também deixa claro que o reconhecimento da nulidade da patente ou de registro de desenho industrial se tratará de uma decisão incidental, que somente fará efeitos inter partes e não fará coisa julgada material. O assunto foi objeto de debate, inclusive sobre a aplicação do artigo 503 do CPC de 2015 que trata da coisa julgada, tendo o Des. Lazzarini concluído que, apesar de se tratar de uma questão discutível, aquela decisão não fará coisa julgada material e, portanto, enquanto a patente ou desenho industrial não for anulado pela Justiça Federal, seus efeitos permanecerão vigentes perante terceiros.
Alexandre Lazzarini analisou, também, a natureza jurídica da decisão da justiça estadual que reconhece a nulidade como matéria de defesa, nos termos do §1º do art. 56 da LPI e concluiu que não se trataria de uma decisão de natureza declaratória que geraria a invalidade da patente ou do desenho industrial, mas seria uma decisão que reconhece a existência de fato impeditivo para o autor exercer seu direito de sua patente contra o réu.
Ao final, os dois palestrantes e o moderador analisaram e debateram um precedente do STJ (REsp 1.922.135/RJ, Terceira Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.04.2021 – Caso Red Bull x Power Bull) destacando-se que essa decisão do STJ traz interessantes e detalhados critérios para aferição da distintividade de uma marca e aplicação do conceito de associação ilícita e da diluição, tendo sido ressaltado que esse caso concreto ainda não transitou em julgado, por estar ainda pendente o julgamento de recurso de uma das partes.
