A possibilidade de cumularem-se, nas ações de nulidade de registro de marca, pedidos que extrapolam o decreto de nulidade em si – finalidade primeira da demanda – vem sendo há muito objeto de aprofundados debates, tanto pelos Tribunais brasileiros quanto em âmbito doutrinário. 

Uma parcela da discussão, pode-se dizer, já se encontra bem solucionada. Isto porque, embora tenha havido alguma controvérsia no passado, sedimentou-se o entendimento (norteado pelo que dispõe o artigo 173, parágrafo único, da Lei da Propriedade Industrial) de que o pedido para cessação de uso do sinal marcário decorre logicamente do pedido de reconhecimento da sua nulidade, sendo viável, portanto, a cumulação de ambos na mesma ação.  

Esta interpretação é, inclusive, materializada em tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemática dos recursos repetitivos (de observância obrigatória, portanto), segundo a qual “compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória” (Tema 950/STJ).  

Tema ainda controverso, no entanto, é a possibilidade de se incluírem, em ação de nulidade de registro, pedidos de natureza indenizatória pautados na violação da marca cuja preexistência justifica o pretenso decreto de nulidade. 

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, nas oportunidades em que instado a se pronunciar sobre esta questão, entendeu ser inviável a cumulação dos pedidos indenizatórios, já que sua apreciação seria de competência da Justiça Estadual, ao passo em que a declaração de nulidade compete à Justiça Federal. 

A despeito disso, encontram-se nos Tribunais Regionais Federais alguns entendimentos dissonantes, afiançando a possibilidade de se incluir na ação de nulidade eventual pedido indenizatório. 

Tanto o é que, ao final da “III Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal”, evento conduzido entre os dias 06 e 07 de junho de 2019 e que contou com a participação de juízes, Desembargadores, Ministros das Cortes Superiores, advogados e professores dedicados ao estudo dos direitos de Propriedade Intelectual, foi aprovado um enunciado (orientação sem eficácia vinculante) consignando de modo expresso a possibilidade de, nas ações de nulidade, cumular-se não apenas o pedido de abstenção de uso, mas também o indenizatório: 

“ENUNCIADO 109 – Os pedidos de abstenção de uso e indenização, quando cumulados com ação visando anular um direito de propriedade industrial, são da competência da Justiça Federal, em face do art. 55 do CPC.” 

Uma vez mais refutando, entretanto, as interpretações contrárias àquela que havia no passado exteriorizado, o STJ, em julgamento realizado no último dia 19 de outubro, reafirmou o entendimento de ser inadmissível a dedução de pedido indenizatório na ação tendente à declaração de nulidade de registro de marca. 

Por ocasião da apreciação do Recurso Especial nº 1.848.033/RJ, a Terceira Turma daquela Corte, em acórdão relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino e acompanhado de forma unânime, novamente consignou não ser possível cumular-se, numa mesma ação judicial, os pedidos de nulidade e de indenização. 

Ao assim decidir, pontuou que o pedido de indenização, “a rigor, não decorre da nulidade do registro em si, mas, sim, de eventual uso indevido da marca anterior”. E, “enquanto a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes da infração de marca é de competência da Justiça Estadual, a ação de nulidade de registro de marca deve tramitar perante a Justiça Federal, (…) o que torna inviável sua cumulação”. 

Não se ignora que este novo julgado, ao contrário daquele que deu origem à fixação do Tema 950/STJ e sedimentou a possibilidade de cumularem-se os pedidos de nulidade e de abstenção, é desprovido de caráter vinculativo, inexistindo disposição legal que imponha sua observância pelos demais órgãos julgadores. 

Ainda assim, tendo ele se prestado à reafirmação de entendimento outrora já manifestado pelo Tribunal que, por essência, tem a incumbência de harmonizar a interpretação do Direito Federal, é provável que venha a ser, adiante, observado de maneira mais harmônica, desconstituindo os posicionamentos contrários que vinham aos poucos se firmando. 

*O texto reflete a opinião pessoal de seu autor, e não necessariamente a opinião do escritório ou dos demais sócios sobre o tema.

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