O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Interno no ARESP 1629976/SP do Grupo Jornalístico Folha de São Paulo e manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de a Folha de Londrina tem o direito de registrar e utilizar o nome de domínio grupofolhadecomunicacao.com.br, afastando a alegação de violação da marca registrada “Folha de São Paulo”. Essa decisão foi proferida pela Quarta Turma do STJ em 06 de abril de 2021 e se tornou definitiva, uma vez que em 20 de maio de 2021 foi certificado o trânsito em julgado.
Do histórico do caso
A Folha de Londrina é uma empresa jornalística responsável pela edição e distribuição do Jornal que leva o mesmo nome da empresa, fundada no ano de 1948, com a sua marca depositada junto ao INPI em 18/09/1972, e cujo domínio grupofolhadecomunicacao.com.br foi devidamente registrado junto ao NIC.br em 25 de fevereiro de 2014, ente responsável pelos registros de domínios de sites.
Em 15.01.2016, utilizando-se do Sistema Administrativo de Conflitos de Internet–SACI, a Folha de São Paulo apresentou reclamação perante a Câmara de Solução de Disputas relativas a nomes de domínio (CAS-ND) da ABPI-Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (processo ND 201537), com fundamento em suas marcas registradas “Folha”, “Folha de São Paulo” e “Grupo Folha”, requerendo a transferência do nome de domínio para a sua titularidade.
A decisão da CAS-ND da ABPI, datada de 07.04.2016, foi no sentido de que a marcas “Folha de São Paulo” tem notória atuação além dos limites da cidade de São Paulo, com ampla distribuição de seus produtos por todo o território nacional, gerando a impossibilidade de registro do nome de domínio “grupofolhadecomunicacao.com.br” pela Folha de Londrina, pois tal registro causaria confusão ou associação, determinando a transferência do domínio do site para a empresa Folha de S. Paulo, com fundamento nas regras do Comitê Gestor da Internet, nas regras do SACI-ND e na Lei da Propriedade Industrial por entender que haveria violação das marcas da Reclamante.
Em 19 de maio de 2016, inconformada com a decisão administrativa proferida pela CAS-ND da ABPI, a Folha de Londrina buscou as vias judiciais, para que fosse reconhecido o seu direito sobre o nome de domínio utilizado em seu site.
De fato, a Editora e Gráfica Paraná Press S/A (atual razão social da Empresa Jornalística Folha de Londrina S/A) ajuizou ação em face das empresas Folha da Manhã S.A. (Folha de S. Paulo), Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), alegando ser titular da marca nominativa “Folha de Londrina” e do domínio “grupofolhadecomunicacao.com.br” registrado anteriormente, e por se tratar de uma empresa com grande notoriedade no Estado do Paraná.
A sentença, proferida em 27.03.2017 pelo Juiz da 39ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP julgou procedente a ação entendendo que a Folha de Londrina era a legítima titular do domínio discutido, por ser a primeira empresa a criá-lo e registrá-lo, em consonância aos princípios da anterioridade do registro e ao da boa-fé. A sentença também considerou que ambas as empresas utilizavam a expressão “folha”, que seria uma expressão de frágil distintividade e de uso comum. Portanto, a sentença determinou que fosse mantido em favor da Folha de Londrina o registro do domínio “grupofolhadecomunicacao.com.br” e que a Folha de São Paulo se abstivesse de utilizá-lo.
Em 20.02.2019 a Primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em acordão da Relatoria do Desembargador Alexandre Lazzarini, negou provimento ao recurso de Apelação da Folha de São Paulo (Proc. No. 1050842-02.2016.8.26.0100), mantendo a sentença de procedência, inclusive por levar em consideração que a Folha de Londrina obteve o registro da marca “grupo folha de comunicação”, concedido pelo INPI em 31.05.2016, ou seja, após a distribuição da ação judicial.
De outro lado, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a ABPI-Associação Brasileira da Propriedade Intelectual não era parte legitima para figurar no polo passivo por entender que o fato de a Camara de Solução de Disputas (CAS-ND) atuar “como intermediadora de solução de conflito administrativo submetido à sua apreciação não a torna parte legítima passiva”. Para tanto, considerou que: “Respeitadas as diferenças existentes seria o mesmo que se admitir a inclusão de Camara de Arbitragem no polo passivo de uma demanda, na qual se discute decisão dela emanada, o que a nosso ver, não se mostra razoável”.
Inconformada com a decisão, a Folha de São Paulo recorreu através de Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em 06 de abril de 2021 a Quarta Turma do STJ, por votação unânime, acolhendo o voto do Ministro Relator Luis Felipe Salomão, negou provimento ao Agravo Interno da Folha de São Paulo mantendo a decisão que havia decidido pela inadmissibilidade do Recurso Especial por este não ter atacado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, decisão aquela que estaria em consonância com a Jurisprudência do STJ quando afirmou que: “Desse modo, se apelada detém o registro da marca “grupo folha de comunicação” perante o INPI, até que haja a sua revogação total por tal órgão ou pelo Poder Judiciário, continua a deter a sua titularidade, o que, em tese, viabiliza o seu uso no domínio por ela criado e registrado”.
Assim, o STJ entendeu que o Recurso Especial não reunia as condições de admissibilidade, não obstante a Folha de São Paulo ter noticiado em seu Agravo Interno que o registro da marca “grupo folha de comunicação”, concedido à “Folha de Londrina”, foi anulado administrativamente por decisão do INPI de 31.12.2019, com fundamento na anterioridade de seus registros de marcas.
A decisão é definitiva uma vez que transitou em julgado em 20 de maio de 2021.
