Antonio Ferro Ricci [1]
A adoção do Protocolo de Madri e a implementação dos procedimentos previstos no sistema do registro internacional de marcas pelo Brasil completou os seus primeiros nove meses.
Nesse breve artigo faremos uma sintética análise das estatísticas e da experiência mostrada pelas publicações semanais realizadas pelo INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial em sua Revista da Propriedade Industrial e nos dados divulgados em seu site oficial.
O que é Protocolo de Madri e o registro internacional de marcas
O Protocolo de Madri, que entrou em vigor no Brasil no dia 02 de outubro de 2019, é um tratado internacional que regula um procedimento que facilita o registro de marcas em diversos países através de um único pedido de registro internacional perante a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual, entidade responsável pela administração desse procedimento e que encaminhará aos diferentes países que estejam indicados (designados) pelo requerente da marca.
Além de proporcionar aos titulares de marcas uma gestão centralizada de seus registros de marcas no exterior, simplificando e uniformizando procedimentos necessários para o registro e a manutenção das marcas em diversos países, o Sistema de Madri gera uma redução de custos para essa proteção.
Finalmente, o fato do pedido de registro internacional poder ser requerido através de protocolo realizado no Brasil, perante o INPI-Instituto Nacional da Propriedade Industrial e, de outro lado, esse procedimento gerar um processo unificado que será administrado pela OMPI, gera uma facilidade muito grande para o procedimento inicial de requerimento de marcas e proteção em diversos países, uma vez que torna desnecessária a contratação de profissionais locais (advogados ou agentes de propriedade industrial) nos países escolhidos para a proteção das marcas, nessa fase inicial de tramitação do processo em cada país.
A contratação de profissionais locais nos países designados pelo requerente da marca somente será necessária em algumas situações específicas como, por exemplo, se o processo sofrer oposição de terceiros ou se o pedido de registro vier a ser recusado (indeferido) pelo Escritório de Marcas do país designado e o requerente decidir recorrer contra essa decisão. Caso contrário, na hipótese de tramitação do pedido de registro sem intercorrências dessa natureza, o registro poderá ser concedido nos diversos países, pelo Sistema de Madri, sem qualquer necessidade de contratação de profissionais locais em cada um dos países.
Estatísticas divulgadas pelo INPI
(Período: entre 02/10/19 e 02/07/2020)
O INPI vem publicando, semanalmente, dados sobre o número de pedidos de registros internacionais realizados por empresas nacionais para a proteção de suas marcas em outros países, assim como o número de designações recebidas pelo Brasil de empresas sediadas no exterior, através do “Painel Protocolo de Madri INPI”[2]:
Fonte: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/protocolo-de-madri/painel-madri-02-jul-2020.pdf) – consulta realizada em 03/06/2020)
Desses dados destacamos os seguintes:
Até o dia 02 de julho de 2020, as empresas ou pessoas físicas brasileiras apresentaram 73 pedidos de registros internacionais para proteger as suas marcas em 136 classes.
De outro lado, o Brasil recebeu 5.704 designações de empresas ou pessoas sediadas no Exterior, dos quais 4.310 pedidos já foram encaminhados pela OMPI e recebidos pelo INPI. Desses, 2.367 já foram publicadas no Brasil para efeitos de abertura de prazo de oposições de terceiros. As designações estrangeiras recebidas pelo Brasil abrangem 13.559 classes, número esse que representaria, no sistema uni-classe anteriormente adotado pelo Brasil, 13.559 novos pedidos de registros de marcas no Brasil originados do exterior.
Desses números se destaca uma grande diferença entre o pequeno número de pedidos solicitados por empresas brasileiras em comparação com o volumoso número de designações que o Brasil já recebeu, mostrando uma baixa adesão inicial das empresas brasileiras ao Sistema de Madri nesses nove primeiros meses de vigência desse tratado em nosso país.
Esse cenário pode ser resultante tanto da falta de conhecimento, pelas empresas brasileiras, dos procedimentos e das vantagens do Protocolo de Madri como, também, pode resultar de estarmos diante de um novo e diferente procedimento, que tem muitas vantagens e algumas desvantagens e riscos, que gera uma natural insegurança em sua adoção.
De outro lado, é fato notório que a recessão econômica decorrente da Pandemia da Covid-19 no mercado mundial tem gerado atrasos nos projetos de internacionalização de marcas e nos planos de exportação de produtos e serviços, gerando uma postergação no interesse de proteção de marcas no exterior.
O maior volume de designações do Brasil por empresas sediadas no Exterior, através do Protocolo de Madri, em comparação aos pedidos de registros internacionais apresentados por empresas e pessoas brasileiras, pode e deve ser considerado um resultado natural.
De fato, esse resultado já era esperado e previsto, principalmente porque 122 países atualmente integram e aderiram a esse sistema e a grande maioria desses países já tem uma grande experiencia na utilização do Sistema de Madri. De outro lado, o Brasil continua sendo um mercado bastante atrativo, que desperta o interesse para o comércio e oferta dos mais variados produtos serviços, gerando o interesse das empresas estrangeiras na proteção de suas marcas em nosso país, especialmente através de um sistema mais simples e mais barato.
Do procedimento de Certificação e das principais exigências formuladas pelo INPI e pela OMPI nos primeiros pedidos brasileiros.
Após o protocolo do pedido de registro internacional e antes de ser enviado para a OMPI, o INPI realiza um exame preliminar que envolve a conferência sobre os dados do Pedido-Base ou do Registro Base. Essa fase inicial é denominada de Certificação. Caso sejam encontradas inconsistências nos dados apresentados, o INPI formula uma exigência para o depositante regularizar ou esclarecer os dados.
Pelos dados divulgados pelo INPI temos que 38% (trinta e oito porcento) dos pedidos de registros internacionais apresentaram alguma inconsistência e, portanto, sofreram exigências para regularização.
Analisando as exigências publicadas pelo INPI nesses primeiros nove meses de vigência do tratado, assim como as inconsistências identificadas pela OMPI-Organização Mundial da Propriedade Intelectual, nos pedidos de registros internacionais apresentados por empresas brasileiras, concluímos que a grande maioria dizem respeito às questões e dúvidas envolvendo à classificação de marcas e à especificação de produtos e de serviços.
O Sistema de Madri prevê que o pedido de registro internacional deverá sempre apontar um pedido de registro depositado (ainda em tramitação perante o INPI) e/ou um registro de marca já concedido no Brasil, que serão identificados como o PEDIDO-BASE ou como o REGISTRO-BASE do pedido de registro internacional.
Por esse motivo, o Protocolo de Madri estabelece regra e requisito no sentido de que o pedido de registro internacional somente poderá especificar produtos, ou serviços, que estejam efetivamente contidos na abrangência de proteção do PEDIDO-BASE e/ou do REGISTRO-BASE. Assim, não é admitido que sejam especificados produtos ou serviços diferentes e que não estejam protegidos pelos processos indicados como BASE do pedido de registro internacional.
Muitas exigências que foram formuladas pelo INPI, durante o procedimento de conferência e certificação, foram no sentido de o requerente esclarecer, alterar ou excluir algum produto especificado pois, no entendimento do INPI, alguns produtos não estariam abrangidos pela proteção do PEDIDO BASE e/ou do REGISTRO-BASE daquele pedido de registro internacional.
De outro lado, parece-nos que algumas exigências foram formuladas em decorrência de dúvidas sobre a correta ou melhor tradução dos produtos ou serviços especificados, seja porque alguns países adotam diferentes nomeações e traduções para um mesmo produto, seja pelo fato do requerente ter adotado uma tradução muito genérica do produto, ou do serviço, que poderia ser considerada mais ampla e mais abrangente do quanto está efetivamente protegida pelo Pedido-Base ou pelo Registro-Base.
De fato, algumas das exigências publicadas na Revista da Propriedade Industrial, formuladas pela Secretaria da OMPI, informam que a especificação adotada foi considerada muito vaga e sugerem a adoção de uma outra redação ou tradução mais restritiva de especificação.
Por último, algumas exigências, em menor número, foram decorrentes da necessidade de os requerentes complementarem os valores de taxas oficiais devidas aos países que foram designados para o registro internacional.
Da Classificação Internacional de Nice e da Classificação Brasileira de Marcas
Outras questões e dúvidas, que certamente poderão surgir sobre a correta especificação dos produtos ou serviços, serão geradas pelo fato de que muitos dos registros brasileiros de marcas, que poderão ser utilizados como Registro-Base, são registros antigos, concedidos há mais de 20 anos e que não foram reclassificados quando o Brasil passou a adotar, em janeiro de 2000, a Classificação Internacional de Nice[3]. Portanto, muitos desses registros continuam indicando especificações genéricas da antiga Classificação Brasileira de Marcas[4], que ainda continua em vigor e convivendo com a Classificação internacional de Nice.
Principalmente para esses casos, o titular da marca, preferencialmente com a assessoria de agentes de propriedade industrial ou de advogados especializados em marcas, precisará realizar um cuidadoso estudo de reclassificação do registro brasileiro, visando definir qual a abrangência de proteção dos mesmos, com o objetivo de elaborar a correta especificação dos produtos ou serviços que serão apresentados quando do pedido de registro internacional pelo Protocolo de Madri, no qual deverá indicar as classes da Classificação Internacional de Nice.
Analisando-se os primeiros pedidos de registros internacionais apresentados nesses primeiros nove meses, não identificamos exigências que tenham sido geradas em consequência do REGISTRO-BASE estar registrado no Brasil na antiga Classificação Nacional de Marcas, mesmo porque a grande maioria foi apresentada com base em pedidos requeridos, ou registros concedidos no Brasil, que já apresentam especificação de acordo com a Classificação Internacional de Nice.
Da atuação e do aperfeiçoamento do INPI
Em primeiro lugar merece reconhecimento e elogios a atitude de grande transparência do INPI pela divulgação, em seu portal eletrônico e em suas publicações, de seus dados estatísticos de forma clara e detalhada, propiciando uma análise do aperfeiçoamento do trabalho realizado por essa Autarquia Federal e, ainda, permitindo realizar importantes análises de natureza econômica, com a divulgação de dados envolvendo o número de patentes requeridas em cada área tecnológica, os dados sobre a transferência de tecnologia, a assistência técnica especializada e o licenciamento de marcas e patentes, dados esses que permitem estudar e avaliar as necessidades das empresas brasileiras e os campos de possíveis inovações tecnológicas que precisam ser objeto de atenção e de investimentos.
Em relação à implantação do Protocolo de Madri, o esforço e o grande trabalho realizado pelo INPI, nos últimos 05 anos, também merece reconhecimento especial. De fato, somos testemunhas do grande, cuidadoso e detalhado trabalho que foi realizado pela Diretoria e pelos funcionários do INPI no aperfeiçoamento de seus procedimentos internos e sistemas eletrônicos, na elaboração e publicação de manuais e diretrizes de exame de marcas, no treinamento de seus colaboradores e examinadores de marcas, bem como na divulgação e treinamentos sobre o Protocolo de Madri, dirigidos às empresas e aos profissionais que atuam nessa área, em todo o Brasil.
Todas essas medidas permitiram ao INPI diminuir o tempo de exame e a concessão de marcas nacionais para 07 a 10 meses, bem como criar procedimentos e canais eletrônicos para atender e tirar as dúvidas dos usuários em prazos curtos, principalmente as dúvidas e questões relacionadas ao Protocolo de Madri que, em média, são respondidas em 3,5 dias através do serviço “Fale Conosco”, que pode ser acessado por mensagem de e-mail.
De outro lado, o prazo para Certificação de um pedido de registro internacional sem inconsistências tem sido de 08 dias e o prazo para o INPI encaminhar o pedido para a OMPI tem atendido os prazos previstos no protocolo de Madri, visto que os pedidos brasileiros tem recebido a Inscrição Internacional no prazo médio de 43 dias.
Prova da constante busca do aperfeiçoamento pelo INPI foi a publicação, no último dia 02 de julho de 2020, da 2ª. Revisão da 3ª. Edição do Manual de Marcas[5], através da qual foram introduzidos novos procedimentos e novas diretrizes para o processamento de pedidos de registros de marcas, inclusive sobre o peticionamento envolvendo a co-titularidade sobre registros de marcas e os pedidos de registros pelo sistema multiclasse[6], institutos jurídicos novos em nossa legislação de proteção de marcas e que passaram a ser adotados e regulados pelo INPI em decorrência da implementação do Protocolo de Madri.
[1] Antonio Ferro Ricci é advogado especializado em propriedade intelectual e sócio da Ricci Propriedade Intelectual. Formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela PUC/SP, Ex-Presidente e atual Membro do Conselho Consultivo e Fiscal da ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, Membro do Conselho Consultivo e de Ética da ASPI- Associação Paulista da Propriedade Industrial, Membro do Conselho-Diretor da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual.
[2] O “Painel do Protocolo de Madri” pode ser acessado em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/protocolo-de-madri/painel-madri-02-jul-2020.pdf.
[3] A partir de 01 de janeiro de 2000 o INPI passou a adotar a Classificação de Produtos e Serviços de Nice, conhecida como Classificação Internacional, que é adotada pela grande maioria dos países e proporciona uma importante uniformização da classificação por conter uma detalhada listagem de produtos e serviços. Todos os novos pedidos de marcas apresentados no Brasil, a partir de 01 de janeiro de 2000, passaram a utilizar a Classificação Internacional, que pode ser consultada em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/classificacao-marcas
[4] A Classificação Nacional de Marcas (Classificação Brasileira de produtos e serviços) foi adotada pelo Ato Normativo INPI No. 51, editado em 1981, e pode ser consultada em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/nacional.pdf
[5] A 3ª. Edição do Manual de Marcas do INPI, atualizada pela 2ª. Revisão que foi publicada em 02/07/2020, pode ser acessada em http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
[6] O sistema multiclasse, que permite ao requerente da marca requerer a proteção em diferentes classes através de um único pedido de registro (único processo) ainda não está disponível para os pedidos de marcas nacionais, mas deverá ser disponibilizado em breve pelo INPI. Entretanto, os pedidos de registros internacionais podem ser requeridos pelo sistema multiclasse e as designações recebidas pelo Brasil já estão sendo publicadas informando o sistema multiclasse, quando adotado pelo requerente.
