em Artigos, Propriedade Intelectual

Qualquer pessoa, física ou jurídica, que pretenda criar um sinal distintivo para um produto ou um serviço, deve preocupar-se em não gerar situação que possa, não apenas recair nas proibições de registro previstas na Lei de Propriedade industrial[1] mas, também, que o uso do sinal possa, eventualmente, caracterizar ato ilícito por se aproveitar, de forma parasitária, da fama de marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome.

O aproveitamento parasitário ocorre quando o autor do ato comercializa produtos ou presta serviços fora de uma relação concorrencial com sinal distintivo que, com um conjunto de elementos gráficos, visuais e/ou fonéticos, viola o sinal marcário e/ou trade dress (conjunto-imagem) das marcas famosas.

É importante conceituar que, “notoriamente conhecida” é aquela marca que possui fama em um ramo específico de atividade, sendo um destaque setorial, como, por exemplo, a marca SMART FIT, para serviços de academia.

Por outro lado, a marca de “alto renome” possui fama e valor que ultrapassam qualquer setor, dispondo de proteção especialíssima à sua força distintiva e econômica, em todos os ramos de atividade, como, por exemplo, as marcas COCA-COLA, BMW, MCDONALD´S, LACTA e NATURA.

Nesse sentido, ao criar um sinal distintivo que acabe se aproveitando de todos os atributos enraizados de uma marca notoriamente conhecida ou de alto renome, se valendo do prestígio, fama, renome e tradição da marca famosa para desenvolver suas atividades sem nenhum esforço e sem nenhum investimento, aumentando seu poder atrativo e suas vendas, o autor comete o ato ilícito, causando situação de enriquecimento sem causa, conduta expressamente vedada pelo artigo 884 do Código Civil.

Nesses casos, a repressão a atos de aproveitamento parasitário encontra fundamento legal nos artigos 186 e 187 do Código Civil, na medida em que o uso do sinal, ainda que para distinguir produtos ou serviços em atividades totalmente diferentes, pode representar manifesto abuso de direito de usar marca, por violar sinal distintivo e/ou trade dress de marcas notoriamente conhecidas ou de alto renome, que, sabidamente, são de propriedade de terceiros.

De igual forma, o requerimento desses sinais como marca perante o INPI, ainda que para proteger produtos ou serviços diferentes, igualmente poderá configurar abuso de direito por tentativa de aproveitamento parasitário da fama do sinal de terceiros.

Este é o entendimento de Denis Borges Barbosa, que assim consignou: “Concorrência onde concorrência não existe: onde o agente econômico não atua, talvez jamais pretenda atuar. Várias são as teorias que justificam a proteção jurídica desta tutela do inexistente. Para começar, a do enriquecimento sem causa. Por exemplo, ao usar uma imagem de uma marca conhecida num campo em que o titular jamais o fez (Rolls Royce, para rádios…), o novo usuário estaria tomando de outro agente econômico (que não é seu concorrente) um valor atrativo de clientela cuja formação não contribui. A doutrina deu a este fenômeno o nome de parasitismo.”[2]

Caso Maizena e Alisena

Seguindo este entendimento, a 2ª Câmara Privada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proferir o acórdão nos autos do processo nº 1093251-56.2017.8.26.0100[3], condenou a empresa Muriel Cosméticos (GFG Cosméticos) a pagar indenização de 20% sobre o faturamento com as vendas do produto ALISENA para cosméticos, pois viola a marca e o trade dress (conjunto-imagem) do produto MAIZENA para alimentos, de titularidade da Unilever, caracterizando o aproveitamento parasitário.[4]

Neste caso, a violação mais grave é a do trade dress (conjunto-imagem), pois o produto ALISENA possui elementos como cores, letras, forma estética, aparência externa e apresentação que caracterizam uma identidade visual da embalagem (trade dress) muito similar à do produto MAIZENA, conforme imagens ilustrativas abaixo:

maizenaalisena

Caso Leite Moça e Moça Bonita

No mesmo entendimento, a 7ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação ajuizada por Nestlé em face de Fine Cosméticos LTDA, impondo que a empresa pare de comercializar o produto MOÇA BONITA para cosméticos, tendo em vista que viola a marca e o trade dress (conjunto-imagem) do produto MOÇA para leite condensado, de titularidade da Nestle, condenando a empresa infratora ao pagamento de danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença[5]:

leite-moca-lata moca-bonita-portier

Por fim, seguem adiante alguns outros exemplos de conflitos envolvendo trade dress (conjunto-imagem) de produtos alimentícios e cosméticos:

Caso Veuve Clicquot x Clericot[6]

Caso Royal x Fermento Capilar Portier [7]

 

po-royal           fermento-capilar-portier

 

Portanto, conclui-se que ao criar um sinal distintivo é muito importante se atentar aos elementos gráficos, visuais e fonéticos de outras marcas já existentes, especialmente as marcas notoriamente conhecidas e de alto renome, para não recair no ato ilícito que configura aproveitamento parasitário, bem como em qualquer outra proibição prevista na Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96.

 

Referências

[1] As proibições e causas de nulidade de registros de marcas são aquelas previstas no Artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

[2]BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. p. 121.

[3]Apelação nº 1093251-56.2017.8.26.0100, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, Desembargador Ricardo Negrão, j. em 10.09.2018 e publicado 19.09.2018.

[4]Posteriormente à decisão do Tribunal, foi realizado um acordo entre as empresas MURIEL e UNILEVER, de modo que a empresa condenada se comprometeu a cessar a utilização da marca ALISENA, bem como a pagar determinada quantia a título indenizatório.

[5] Processo nº 1060991-26.2017.8.26.0002, 7ª Vara Cível do Foro Regional II de Santo Amaro, Magistrado Luiz Guilherme Angeli Feichtenberger, j. em 28.02.2018 e publicado 07.03.2018. Destacamos que o processo está aguardando julgamento de recurso interposto por Fine Cosméticos LTDA.

[6] Processo nº 1104243-18.2013.8.26.0100, 32ª Vara Cível do Foro Central Cível, Magistrado Fábio de Souza Pimenta, j. em 18.12.2014 e publicado 09.01.2015. Sentença homologando acordo em que a empresa infratora reconheceu os direitos da marca VEUVE CLICQUOT e se comprometeu a cessar a venda do produto CLERICOT .

[7] Processo nº 1007561-88.2019.8.26.0100, 2ª vara empresarial e conflitos de arbitragem – Foro Central Cível, Magistrado Eduardo Palma Pellegrinelli. Sentença de procedência para determinar que a empresa infratora cesse a comercialização do produto PORTIER. j. em 14.02.2020 e publicado 19.02.2020. Destacamos que o processo está aguardando julgamento de recurso interposto por Fine Cosméticos LTDA.

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