Vez ou outra se discute sobre a necessidade da realização de prova pericial em casos que envolvam violação de marca, notadamente, se a análise deve ser realizada por um profissional técnico ou, ao contrário, se apenas a formação jurídica do magistrado seria suficiente para permiti-lo decidir sobre tais conflitos.
Mas quando a Prova Pericial é realmente necessária?
A prova pericial é, por essência, destinada à elucidação de questões complexas e controvertidas no âmbito dos fatos, como por exemplo, aquelas sobre violação de patente, que contém características específicas, reivindicações e outras questões que demandam conhecimento técnico específico, sendo primordial que haja o exame pericial.
Violação de marca e Prova Pericial
Diferente da violação de patente, a violação marcária requer, na grande maioria dos casos, uma mera interpretação jurídica, situações nas quais não é necessário conhecimento técnico específico para apreciar e decidir se há ou não violação, porque essa análise é apenas visual, levando a consequências jurídicas que cabem apenas ao Magistrado.
Ao analisar esses conflitos, o Magistrado deverá comparar os elementos gráficos, visuais e/ou fonéticos para, então, avaliar se há reprodução ou imitação e ainda, risco de confusão ou associação indevida. Feita esta análise é que, sob a ótica da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, deverá decidir sobre a ocorrência de violação.
Este entendimento, aliás, não é novo. Há décadas, o doutrinador João da Gama Cerqueira concluiu que: “O exame pericial, nos casos de violação de registro de marcas, é desnecessário, ao contrário do que acontece nos crimes relativos aos privilégios de invenção, em que é primordial”.
Nesse sentido, seguindo as recentes decisões dos nossos Tribunais, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, ao proferir o acórdão nos autos do Agravo de Instrumento nº 2055939-67.2019.8.26.0000, reverteu a decisão que havia deferido a realização de prova pericial, destacando que, quando se trata de violação marcária, a perícia é desnecessária.
Conclui-se, portanto, que a análise de violação de marca, em regra, não depende de outro profissional além do Magistrado, que examinará a questão controvertida à luz da proteção jurídica conferida à espécie de Propriedade Industrial, sendo que transferir esse encargo aos peritos seria atribuir-lhes o papel de juiz em vez de sua função própria de auxiliares da Justiça.
Gustavo Oliveira
Advogado
¹Cerqueira, João da Gama. Tratado da propriedade industrial, 2ª ed., vol. II, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982. p. 1127.
²Agravo de Instrumento nº 2055939-67.2019.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJSP, Desembargador Grava Brasil, j. em 13.05.2019 e publicado 15.05.2019
