A Terceira Turma do STJ, por decisão unânime, anulou três registros da marca Permabond, reconhecendo que um empresário agiu de má-fé ao requerer a caducidade da marca para, em seguida, registrá-la em benefício próprio. O  argumento do colegiado é de que há grande chance de confusão entre os produtos identificados pela marca Permabond produzidos no Brasil e os produtos fabricados fora do país. 

A empresa Permabond LLC, sediada fora do Brasil, propôs ação de nulidade contra o INPI e a empresa brasileira Permabond Adesivos Ltda., requerendo a adjudicação dos registros da marca (transferência para si) ou, alternativamente, a anulação dos registros já concedidos à empresa brasileira. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que a notoriedade da marca estrangeira no Brasil não teria sido comprovada, razão pela qual julgou improcedente a ação.

Todavia, a Permabond LLC afirmou que o empresário, proprietário da empresa brasileira, teria sido seu empregado, sendo que o seu requerimento de caducidade da marca e o depósito de pedido de registro de marca com o mesmo nome em benefício próprio se trataria de um ato de má-fé. A empresa estrangeira ainda alegou que o registro de marca já caducada feito por um ex-funcionário se trataria também de desvio de clientela e de concorrência desleal. Tentar se apropriar de uma marca da qual a pessoa tem pleno conhecimento constituiria ato de má-fé.

Para o relator do recurso, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, como restou comprovado nos autos que o empresário tinha conhecimento da marca da Autora, sua tentativa de usar a mesma marca para identificar produtos idênticos e similares no Brasil evidencia ato de má-fé. Assim, os registros das marcas violaram o artigo 124, incisos V e XXIII, da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Intelectual – LPI) e o artigo 10 bis da Convenção da União de Paris.

O relator ainda afirmou que o reconhecimento do alto renome de uma marca garante proteção especial em todas as categorias de produto. Porém, isso não significa que marcas menos conhecidas, como é o caso da empresa estrangeira, não tenham proteção, como está previsto no artigo 127 da LPI. Além disso, o artigo 124 da LPI impede registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros. Na anulação dos registros da empresa brasileira, o relator afirmou que “o registro de uma marca deve observar seu cunho distintivo, reclamando o ineditismo em seu ramo de atividade, o que não se verifica na hipótese vertente.”

Publicado em 30/03/2023

Fontes:
https://portaljuristec.com.br/2023/02/17/stj-reconhece-ma-fe-de-empresario-em-disputa-por-marca-estrangeira/