Daniel Adensohn de Souza
É comum que empresas, especialmente as micro e pequenas, deixem de proteger adequadamente suas marcas no início de suas atividades. Isso ocorre, normalmente, por desconhecimento do sistema de proteção das marcas, pela indisponibilidade financeira no momento ou, ainda, pela opção de direcionar os investimentos para outras finalidades.
É comum que empresas, especialmente as micro e pequenas, deixem de proteger adequadamente suas marcas no início de suas atividades. Isso ocorre, normalmente, por desconhecimento do sistema de proteção das marcas, pela indisponibilidade financeira no momento ou, ainda, pela opção de direcionar os investimentos para outras finalidades.
Consequências da falta de proteção da marca
A ausência de um pedido ou registro de marca pode gerar consequências indesejáveis e que podem causar problemas ao uso e registro da marca no futuro, acarretando em custos que são efetivamente mais altos do que aqueles que seriam incorridos caso a marca fosse depositada logo no início de seu uso.
Isso porque, a falta de um pedido de registro pode levar à adoção da mesma marca, ou de marca muito similar, por concorrentes. Muitas vezes o concorrente sequer conhece sua marca (o Brasil é um país com um território muito grande) e leva a registro no INPI a mesma marca já usada no mercado.
Existem também situações em que um concorrente, agindo de má-fé, mesmo sabendo que a marca não está registrada, faz um pedido em nome próprio, procurando obter o registro, para, após, tentar impedir o uso da marca por seu legítimo titular.
A lei protege o usuário de boa-fé
A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 129, §1º, assegura ao usuário de boa-fé o direito de precedência ao registro, que, nada mais é, do que o direito assegurado àquele que vem usando uma marca no mercado de impedir que um concorrente registre esta mesma marca (ou uma marca muito parecida).
Para tanto, é necessário que a marca esteja em uso no mercado há pelo menos 06 meses antes do depósito do pedido de registro do concorrente, assim como que o usuário de boa-fé deposite um pedido de registro próprio para usa marca (já em uso) e impugne o requerimento de marca feito pelo concorrente.
Momento de exercer o direito de precedência ao registro
O momento de exercício do direito de precedência (uso anterior) não é tema pacífico, sendo objeto de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais, sendo que alguns entendem que somente pode ser exercido em âmbito administrativo, isto é, perante o INPI, ao passo que outros entendem que pode ser exercido também através de uma ação judicial.
Mesmo dentre aqueles que entendem que o direito de precedência somente é passível de aplicação perante o INPI, não existe um posicionamento uniforme, pois temos alguns que advogam que o exercício do direito de precedência somente pode ser feito em uma oposição perante o INPI (ou seja, antes da concessão do registro) e, de outro lado, existem aqueles que entendem que pode ser exercido administrativamente também através de processo administrativo de nulidade.
Estes diferentes posicionamentos decorreram da própria postura do INPI, que aceitava o exercício do direito de precedência apenas em oposição, ora o aceitava também em processos administrativos de nulidade.
Por outro lado, o exercício do direito de precedência de uso de marca em ações judiciais também é muito discutido, havendo jurisprudência favorável e também desfavorável ao seu reconhecimento judicial.
Orientação do Superior Tribunal de Justiça
O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o art. 129, §1º da Lei da Propriedade Industrial, reconheceu e decidiu expressamente que: “É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996)” (REsp 1464975/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016). Este mesmo entendimento foi, também, adotado no REsp 1673450/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 26/09/2017.
Portanto, existe uma atual tendência do Poder Judiciário, em especial do Superior Tribunal de Justiça, entendendo pela possibilidade de nulidade de registro de marca com fundamento no direito de precedência inclusive na esfera judicial.
Este posicionamento jurisprudencial viabiliza e legitima o exercício do direito de precedência e a alegação de utilização anterior inclusive em sede judicial.
Assim, caso sua empresa esteja usando uma marca ainda sem proteção, é recomendável que seja feito um pedido de registro com a maior brevidade possível e se algum concorrente tentar registrar sua marca, é possível impugnar a tentativa de registro e viabilizar o registro da marca em nome de sua empresa, através de providências administrativas junto ao INPI ou mediante uma ação judicial.
Ricci Propriedade Intelectual pode assessorar sua empresa a proteger adequadamente sua marca e a impedir que concorrentes obtenham registro para a marca já usada por sua empresa.
