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O registro de uma marca outorgado pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI gera ao seu titular, além do direito de propriedade e de uso exclusivo, certas obrigações e responsabilidades que devem ser observadas e merecem a máxima atenção.

O objetivo deste breve artigo é destacar as situações que podem levar à perda de um registro de marca, pois em inúmeros casos os titulares de registros de marcas acabam perdendo seus direitos por desinformação e pela falta de acompanhamento constante.

A perda dos direitos sobre um registro de marca pode decorrer tanto da negligência ou desinteresse de seu titular, quanto de requerimento de terceiros interessados em registrar marcas idênticas ou similares.

O artigo 142 da Lei da Propriedade Industrial – “LPI” (Lei nº 9.279/96) é bem claro e prevê um rol taxativo das 4 (quatro) hipóteses em que o titular de um registro de marca poderá perder os seus direitos, sendo elas:

  1. pela expiração do prazo de vigência;
  2. pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
  3. pela caducidade;
  4. pela inobservância do disposto no art. 217.

 

Perda de Direitos pela expiração do prazo de vigência

Com relação à expiração do prazo de vigência prevista no inciso I do artigo 142, importante esclarecer que o registro de uma marca possui uma validade de 10 (dez) anos contados da data de sua concessão, cuja vigência pode ser prorrogada por períodos iguais e sucessivos de acordo com interesse de seu titular (art. 133 da LPI).

Portanto, o registro de marca não deve ser esquecido por seu titular depois de concedido pelo INPI, situação essa que ocorre com bastante frequência e diversas pessoas e empresas acabam perdendo seus registros pela falta do simples recolhimento das taxas de prorrogação no prazo previsto na lei. Referidas taxas de prorrogação constam de tabela própria do INPI e deverão ser recolhidas sempre durante o último ano de vigência do registro.

Perda de Direitos pela renúncia em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca

A renúncia é outra hipótese da perda dos direitos sobre um registro de marca, conforme estipula o inciso II do artigo 142 da LPI. Contudo, ela é voluntária e deve ser feita formalmente junto ao INPI, por seu titular ou representante legal, através de petição específica, não havendo a necessidade do pagamento de quaisquer taxas, ou seja, a renúncia é gratuita.

Além disso, a renúncia de um registro de marca pode ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços para os quais o registro da marca foi concedido. Dessa forma, define-se que a renúncia total visa extinguir completamente o registro, de modo que ele  deixa de existir. Por sua vez, a renúncia parcial mantém o registro vigente, porém, excluindo de sua especificação os produtos ou serviços em relação aos quais o seu titular mostrou desinteresse.

Perda de Direitos pela caducidade

Enquanto a perda da vigência e renuncia são hipóteses de extinção do registro que decorrem de um ato omissivo (falta de requerimento de prorrogação) ou de um ato comissivo (renúncia total ou parcial), a caducidade é uma hipótese de perda dos direitos por solicitação de um terceiro interessado em extinguir o registro de marca que não está sendo efetivamente utilizada por seu titular no mercado, deixando aquele registro de marca de cumprir suas finalidades sociais e econômicas.

Com previsão legal no artigo 143 da LPI, o pedido de caducidade deve ser realizado mediante petição específica protocolada no INPI e pode ser apresentado por qualquer pessoa, com legitimo interesse, desde que seu uso não tenha sido iniciado no Brasil decorridos 5 (cinco) anos da data de concessão do registro da marca ou, ainda, na hipótese de que seu uso tenha sido interrompido por mais de cinco anos.

Nos casos de marcas mistas (logomarcas) a  extinção do registro, por caducidade,  também poderá ser declarada na hipótese de que não se consiga comprovar o uso da logomarca registrada ou, também,  na hipótese de que a marca  tenha sido  usada com modificação que implique uma alteração substancial em seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Portanto, ocorrendo o pedido de caducidade de um registro de marca o seu titular será intimado pelo INPI para apresentar provas do uso efetivo da marca, em escala comercial/industrial, dentro dos últimos 05 (cinco) anos, contados da data do protocolo do pedido de caducidade pelo terceiro, devendo apresentar provas de que, naquele período, não houve interrupção do uso da marca.

Perda de Direitos pela inobservância do disposto no art. 217

Por fim, a última hipótese de perda dos direitos sobre um registro de marca é a inobservância do disposto no artigo 217 da LPI, que diz o seguinte: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”.

De acordo com o referido artigo 217, todas as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, sejam elas públicas ou privadas, devem obrigatoriamente nomear e manter um procurador domiciliado no Brasil, conferindo-lhe poderes especiais para receber citações para ações judiciais.

Portanto, para evitar a perda de um registro de marca é de suma importância manter sob acompanhamento o registro da marca junto ao INPI, para que seja monitorado o prazo de prorrogação do registro, assim como que o uso da marca seja iniciado antes de decorridos 5 (cinco) anos da data de concessão do registro e que este uso não seja interrompido por mais de 5 (cinco) anos.

Ressaltando que a marca deve ser usada para identificação dos produtos ou serviços identificados pelo registro, e não deve ser alterada, procurando manter seu caráter distintivo originário, principalmente nos casos das logomarcas (apresentação visual), de modo a evitar a caducidade

É recomendável contratar um escritório especializado em propriedade intelectual para auxiliá-lo no monitoramento do prazo de prorrogação, assim como no pagamento das taxas de prorrogação/manutenção decenal do registro a cada 10 (dez) anos, lembrando que o prazo de 10 (dez) anos é contado a partir da data de concessão do registro e não da data de depósito.

Por fim, ressaltamos que, o que muitas pessoas não sabem ou acabam deixando passar despercebido, é que os direitos adquiridos sobre Propriedade Intelectual (registros de marca, patentes, registros de software, direitos autorais etc.) são considerados ativos intangíveis (bens que não são palpáveis) e que, obviamente, se incorporam ao patrimônio de uma empresa, sendo que em alguns casos esses bens podem valer mais do que o próprio ativo tangível (patrimônio físico) da empresa.

Um clássico exemplo disso é a marca norte-americana Apple que já foi avaliada como a marca mais valiosa do mundo, chegando a valer 12 (doze) vezes mais do que o patrimônio físico daquela empresa.

Portanto, é de grande importância se prevenir contra a caducidade, para preservar o registro da marca efetivamente usada no mercado e que seja de interesse para a empresa, mantendo válido e vigente este relevante e valioso ativo, assegurando sua propriedade e o direito ao seu uso exclusivo.

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