Em dezembro de 2021 a CGREC – Coordenadoria-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), publicou documento compilando 38 (trinta e oito) decisões administrativas proferidas em processos de marcas.
Esse documento, denominado de “MARCAS – Coletânea de Decisões da 2ª. Instância Administrativa – Edição No.1”, que pode ser acessado pelo clicando aqui, foi objeto de palestra e debate no “Café Cultural”, evento organizado pela Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI no último dia 23 de fevereiro de 2022, que contou com a presença online de um grande número de associados.
Antonio Ferro Ricci, sócio sênior do escritório Ricci Advogados – Propriedade Intelectual, foi o convidado para proferir palestra e para comentar algumas das interessantes e inovadoras decisões publicadas pelo INPI, que envolvem a interpretação e aplicação, pela CGREC do INPI, da LPI-Lei da Propriedade Industrial, do Código Civil Brasileiro e da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Antonio Ricci iniciou comentando decisões do documento do INPI envolvendo a interpretação das proibições de registros de marcas previstos nos diversos incisos do artigo 124 da Lei 9.279/96, tais como o inciso VI (distintividade), XV (nome civil, patronímico), XVI (nome artístico e nome de banda musical), XIX (disponibilidade/anterioridade) e XXIII (boa-fé objetiva, marca que o requerente não poderia desconhecer).
Ricci também destacou decisão que indeferiu pedido de registro da marca “KAWASAKI” (Processo 829124640), requerida para distinguir produtos totalmente diferentes daqueles protegidos pela marca japonesa notoriamente conhecida, no qual o INPI aplicou a teoria do abuso do direito de se requerer marca com base nos artigos 187 e 188, inciso I do Código Civil Brasileiro. Nesse caso, o INPI aplicou Parecer Normativo de 30/11/1993, elaborado pela Procuradoria e aprovado pelo Presidente do INPI, que reconhece que o requerimento de marcas afamadas, para distinguir produtos ou serviços diferentes, poderá configurar abuso de direito e aproveitamento parasitário da fama e prestígio de marca de terceiros, afastando a aplicação do princípio da especialidade.
Decisões envolvendo a proteção das marcas de alto renome (artigo 125 da LPI), a extinção de registros pela caducidade (artigos 142 e 143 da LPI), a aplicação do princípio da boa-fé objetiva (artigos 421 e 422 do Código Civil), o princípio “telle quelle” previsto no artigo 6, quinquies da Convenção de Paris e outras envolvendo matéria procedimental, também foram objeto de debate no evento.
Finalmente, Antonio Ricci destacou que essa publicação da CGREC/INPI é um documento importante para que os usuários, empresas, agentes de propriedade industrial e advogados tenham conhecimento e debatam o entendimento da 2ª Instância Administrativa do INPI e, principalmente, por fazer referência e incorporar em seu texto diversos pareceres normativos do INPI utilizados pelos examinadores de marcas quando da aplicação do Manual de Marcas do INPI, que trazem fundamentos e a interpretação sobre os mais diversos temas envolvendo a proteção de marcas e a aplicação da Lei da Propriedade Industrial.
