O que é o Protocolo de Madri?
Trata-se o Protocolo Referente ao Acordo de Madri, ou como é mais conhecido simplesmente “Protocolo de Madri”, de um tratado internacional administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), que permite o registro internacional de marcas, com abrangência atualmente em 121 países, incluindo o Brasil.
O Protocolo de Madri foi criado em 1989 como uma alternativa mais moderna e flexível ao Acordo de Madri (em vigor desde 1891), visando atrair uma maior adesão dos países ao registro internacional de marcas.
Dentre as principais diferenças do Protocolo de Madri em relação ao Acordo de Madri destacamos: as línguas inglesa e espanhola como idiomas oficiais, além do francês; a possibilidade de Organizações Intergovernamentais (p.ex. União Europeia e Organização Africana da Propriedade Intelectual – OAPI) poderem fazer parte do tratado; a possibilidade de o registro internacional possuir um pedido-base (o Acordo permite apenas registros-base); o prazo de 18 meses para que o Escritório de Marcas do País designado conclua o exame ou envie uma notificação de recusa provisória (o Acordo permite apenas 12 meses); a possibilidade de conversão do registro internacional em registros nacionais, em caso de recusa.
Adesão do Brasil ao Protocolo de Madri
O tema não é novo ao país, pois o Brasil foi um dos signatários originais do Acordo de Madri, que esteve em vigor em terras tupiniquins entre 1894 e 1934 (Decreto n° 9.233, de 28/06/1884). O Governo Brasileiro optou por denunciar o tratado em 1934 por entender que, naquele momento, não atendia aos anseios e necessidades das indústrias nacionais. Durante sua vigência, foram estendidos para o Brasil, via Acordo de Madri, 77.424 pedidos.
O Governo Brasileiro vem estudando a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri há pelo menos 15 anos, tendo ocorrido nesse período uma importante maturação do tema entre todas as partes interessadas (governo, empresários, advogados e agentes da propriedade industrial) e, principalmente, o INPI pode se aparelhar e se preparar para atender os prazos previstos no Protocolo, sem prejuízo ao processamento dos pedidos e registros nacionais.
Dentro do “Projeto Estratégico de Propriedade Industrial” do atual Governo Federal, foi definida a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, já aprovada pelo Congresso Nacional através do Decreto Legislativo nº 49/2019, publicado em 30.05.2019.
O instrumento de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri foi assinado pelo Presidente da República no dia 25.06.2019 e foi depositado perante a OMPI no último dia 02.07.2019, de modo que o Protocolo de Madri entrará em vigor em 02.10.2019.
Implementação do Protocolo de Madrid no Brasil
As regras sobre a implementação do Protocolo de Madri não estão claras e ainda serão definidas pelo INPI nas próximas semanas, tendo, inclusive, havido consultas públicas a respeito nos meses de maio e junho de 2019, com importantes contribuições das principais associações brasileiras representativas das empresas e profissionais atuantes na seara da propriedade intelectual.
De todo modo, podemos destacar que se trata de uma importante ferramenta de facilitação da proteção de marcas no exterior, principalmente para as empresas que necessitam de proteção em uma pluralidade de países.
Isso porque já existem tratados internacionais, especialmente a Convenção da União de Paris que permite a extensão da proteção de marcas para o exterior, podendo ser obtido o registro de marca em outros países mantendo-se a mesma data de depósito do pedido originário brasileiro, desde que observados os prazos previstos na Convenção.
Desta forma, as empresas, dentro de seu planejamento estratégico e/ou projeto de internacionalização de suas marcas, poderão, de acordo com seus interesses e necessidades, optar pela proteção das marcas no exterior via Convenção da União de Paris ou via Protocolo de Madri, ou ainda depositando as marcas diretamente nos países de interesse.
Protocolo de Madrid na América Latina
Neste ponto, salientamos que ainda não houve grande adesão ao Protocolo de Madri pelos países da América Latina, estando o Protocolo em vigor, atualmente, apenas na Colômbia, México, Cuba e Antígua e Barbuda, com a possibilidade de adesão pelo Chile nos próximos meses. Portanto, neste momento, a utilização do Protocolo de Madri para proteção de marcas da América Latina encontra-se bastante restrita e limitada.
Vale mencionar que Colômbia e México aderiram ao Protocolo como parte de uma negociação para que fizessem parte do Acordo de Livre Comércio das Américas (ALCA), sendo que a Colômbia entre 2012 e 2017 recebeu 22.048 pedidos de registro por designação e o México entre 2013 e 2018 recebeu 114.979 pedidos de registro por designação e ocupa a 10ª posição no ranking de país com mais designações (por outro lado, apenas 571 pedidos foram depositados como país de origem).
Os Benefícios do Protocolo de Madri
A adesão do Brasil poderá, eventualmente, incentivar outros países latinos a aderirem ao Protocolo de Madri e usufruírem dos benefícios na utilização do registro internacional de marcas, dentre os quais podemos destacar:
- Centralização que permite maior facilidade para administração do portfólio de marcas da empresa;
- Procedimento unificado que permite requerer a proteção de uma marca em mais de 100 países;
- Apresentação do pedido de registro no país de origem em apenas um idioma;
- Significativa redução de custos para proteção de marcas em diversos países;
- Possibilidade de co-titularidade de marcas;
- Previsibilidade, pois há prazo para conclusão do exame (possibilidade de concessão automática do registro);
- Prorrogações e modificações posteriores ao registro (p.ex. alteração de nome/sede e transferência de titularidade) serão requeridas mediante um único e simples procedimento administrativo e pagamento de uma única taxa.
Desta forma, o Protocolo de Madri poderá facilitar a obtenção de proteção de marcas no exterior, reduzir custos para obtenção de proteção em uma pluralidade de países (120 países) simplificar a gestão/administração do portfólio de marcas (um procedimento centralizado, administrado pela Secretaria Internacional da OMPI), além de facilitar a prorrogação do registro, anotação de transferência de titularidade e alterações de nome e endereço.
É crescente o número de empresas que se utilizam do Protocolo de Madri no mundo, sendo que, apenas em 2018, foram depositados mais de 61.200 pedidos internacionais. Vale dizer que uma substancial parte destes pedidos foram depositados por empresas chinesas, norte-americanas e europeias, ou seja, pelos principais parceiros comerciais do Brasil.
Neste contexto e considerando a importância da economia e do mercado brasileiro, a expectativa é que tenhamos um grande número de pedidos internacionais designando o Brasil após a entrada em vigor do Protocolo de Madri.
Da mesma forma, as empresas brasileiras com atuação internacional poderão nos próximos meses usufruir do registro internacional de marcas, ampliando a proteção de suas marcas através do Protocolo de Madri, assim como poderão concentrar os registros de marcas que já possuem no exterior em um único registro internacional (substituição do registro nacional pelo registro internacional), facilitando sua gestão e reduzindo os custos com prorrogação e anotações de nome e endereço.
Ricci Propriedade Intelectual e o Protocolo de Madri
Estamos atentos ao tema e acompanhando os próximos passos para a entrada em vigor do Protocolo de Madri, inclusive em relação à sua regulamentação, e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou informações sobre a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e como melhor usufruir de seus benefícios.
