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Autor: Antonio Ferro Ricci

    – Palestra proferida e publicada nos Anais do XXVI Seminário da ABPI-Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, em Agosto de 2006, na cidade de Brasilia/DF

1 – Introdução

Coube-nos tratar do fenômeno denominado sentido secundário da marca (“secondary meaning”) e da interpretação e aplicação, no Brasil, do Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris que dispõe expressamente que: “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”.

O fenômeno do secondary meaning está estreitamente relacionado a um dos principais requisitos para a proteção e para o registro das marcas, qual seja: a presença da distintividade[1].

O tema da distintividade da marca já foi abordado, de forma clara, filosófica e didática, inclusive sob o enfoque da filologia, da semasiologia[2] e da hermenêutica jurídica, nas palestras proferidas pela Exma. Sra. Desembargadora Federal Dra. Liliane Roriz e pelo Exmo. Sr. Juiz Estadual Dr. Antonio Carlos Torres.

As posições expostas pelos dois ilustres integrantes do Poder Judiciário Brasileiro que me antecederam, apresentaram interessantes e inovadoras visões da função dinâmica das marcas, que merecem profunda reflexão por todos aqueles que militam na defesa destes direitos.

Pedimos licença, entretanto, para voltar a abordar o tema, e tentaremos fazê-lo sob outro enfoque, visto que indispensável para a compreensão do Artigo 6-Quinquies C.1. da Convenção da União de Paris.

Como já vimos nas palestras antecedentes, a distintividade  é  requisito sine qua non para a proteção da marca e matéria que diz respeito à própria natureza jurídica e ontológica do instituto jurídico, configurando, assim,  tema que apresenta alto grau de complexidade.

Por esses motivos, é natural que o tema gere um grande debate na doutrina e na jurisprudência, por estarmos tratando do “átomo” do instituto, i.e: seu próprio ser e a própria razão de existir da marca, que delimita e define a possibilidade de sua proteção e o grau de extensão da proteção conferida pela Constituição Federal[3] e pela legislação ordinária[4].

Os Tratados Internacionais, a legislação de quase todos os paises, bem como a  Lei 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial Brasileira (LPI) – contêm normas que visam estabelecer critérios para se aferir a presença do requisito de distintividade, assim como critérios para se aferir a presença dos demais requisitos exigidos para a proteção das marcas, quais sejam: a novidade relativa e a veracidade.

Visando estabelecer critérios e parâmetros de aferição sobre a presença dos requisitos exigidos, mencionadas normas optam pela forma negativa, ou seja: estabelecem proibições para o registro de determinadas expressões ou de determinados sinais que recaiam em determinadas situações concretas.

Entretanto, parece-nos evidente que o texto frio e literal das proibições legais, que muitas vezes trazem alto grau de subjetividade, não devem e não podem ser os únicos critérios que deverão ser levados em consideração na aferição da presença da distintividade, dos demais requisitos exigidos e do grau de proteção de uma marca no mercado. Portanto, as proibições legais de registro que recaem sobre determinados sinais não podem ser interpretadas como normas estanques, absolutas e estáticas.

De fato, as proibições de registros de marcas devem ser aplicadas e interpretadas à luz dos princípios gerais, das peculiaridades fáticas que cercam o sinal ou a expressão em cada país e em cada mercado específico, da percepção do consumidor sobre determinados sinais, dos produtos e serviços que visam distinguir e  das situações fáticas que envolvem eventual conflito entre as marcas.

Dessa forma, quando da aplicação e interpretação das normas e critérios para aferição dos requisitos exigidos para o registro ou, ainda,  para a proteção da marca no mercado contra o ataque pela contrafação, deverá ser levada em consideração a própria natureza jurídica do instituto e a interpretação moderna e sistemática dos objetivos do legislador, i.e: a proteção ao consumidor,  ao trabalho, ao investimento, a repressão à concorrência desleal e parasitária e, finalmente, da livre iniciativa.

 2 – Distintividade – interpretação e aplicação das proibições de registro de marcas.

Entre as principais proibições de registro de marca, por ausência da distintividade, encontramos aquelas normas que excluem da proteção:

a) as expressões e sinais de caráter genérico, de uso comum, vulgar, necessário ou descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir, salvo quando revestidas de suficiente forma distintiva. (inciso VI do Artigo 124 da L.P.I  c/c Artigo 6-Quinquies B.2 da Convenção da União de  Paris).

b) os sinais que sejam comumente e usualmente empregados para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção, salvo se revestidas de suficiente forma distintiva. (inciso VI do Artigo 124 da L.P.I. c/c Artigo 6-Quinquies B.2 da Convenção da União de Paris)

c) letras, algarismos e data, isoladamente, salvo quando revestidas de suficiente forma distintiva. (inciso II do Artigo 124 da LPI.)

d) Côres e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. (inciso VIII do artigo 124 da LPI).

e) Termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. (inciso XVIII do artigo 124 da LPI)

 f) A forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico (inciso XXI do Artigo 124 da LPI)

Diversas destas normas, apesar de trazerem conceitos imbuídos de certa subjetividade, trazem claras condições e requisitos para sua aplicação ao utilizarem a redação: “quando tiverem relação com o produto ou serviço a distinguir” ou, quando as expressões forem utilizadas “comumente e habitualmente para determinadas finalidades.

É sob este enfoque que o interprete e o julgador terá que fazer uma apreciação concreta e fática da presença daquelas condições de aplicação das proibições. Para tanto, necessariamente,  terá que levar em consideração e aferir o sentido semântico primário ou seu sentido usual e habitual da expressão em determinado país, em determinado mercado ou campo da técnica e da ciência, inclusive analisando as situações culturais e lingüísticas específicas do país onde a norma se aplicará.

Para incidência das proibições, a expressão ou sinal deve ser usualmente empregado pela população em geral ou por determinado campo da técnica, da ciência  ou do mercado econômico, em relação aos produtos e serviços que a marca visa distinguir.

De igual forma, na outra situação de incidência da proibição, envolvendo sinais de caráter genérico, comum, necessário ou descritivo, a relação do sentido semântico primário da expressão com os produtos e serviços deverá ser direta e imediata, conforme defende Carlos Henrique de Carvalho Fróes[1], ao lecionar que:

“Na realidade, como ensina Antonie Braun, antigo bâtonnier da Bélgica, para que uma denominação seja inapropriável é indispensável que designe o produto ou serviço de forma verdadeira, precisa e usual, isto é, costumeira, habitual (Précis des Marques des Produits, ed. 1971, pág. 69).

Por outro lado, a relação existente entre a palavra adotada como marca e os artigos ou serviços indicados para impedir o registro ou anulá-lo deve ser direta e imediata, como decidiu o Supremo Tribunal, relator o eminente Min. Rafael Mayer, dando interpretação correta ao citado art. 65, item 20, do antigo Código da Propriedade Industrial ( Diário Oficial de 27/06/1986, pág. 11.624)”.

Portanto, se a relação é indireta estaremos tratando de marcas evocativas, que são perfeitamente passíveis de proteção e registro, conforme pacífica doutrina e jurisprudência, não incidindo aquelas proibições.

De igual forma, as proibições não serão aplicáveis se estivermos diante de uma expressão que, apesar de dicionarizada e possuir significado semântico na língua portuguesa ou em língua alienígena, essa não tiver qualquer relação, direta ou indireta,  com o produto ou serviço. Nessa hipótese, estaremos diante de marca puramente fantasiosa que se configura em sinal que possui maior grau de distintividade e natural vocação para, regra geral, se transformar em marca com maior singularidade e maior grau de proteção legal, quando analisada apenas em si mesmo (distintividade intrínseca).

Com base nestes princípios, parece-nos legítimo e  lógico concluirmos que: quando da apreciação e aplicação das proibições legais, e quando da análise de conflitos de marcas para se aferir o grau de proteção em relação ao caráter distintivo do sinal, dois critérios deverão ser levados em consideração, simultaneamente, quais sejam:

  • a distintividade intrínseca do sinal, i.e., quando analisado em sí mesmo, no seu sentido semântico primário e usual, aferindo se o mesmo guarda relação direta ou indireta com os produtos ou serviços. Para tanto deverão ser levadas em consideração as peculiaridades lingüísticas, filológicas e culturais do país no qual a norma terá aplicação.
  • a distintividade extrínseca (externa) do sinal em relação ao mercado e ao próprio e peculiar público consumidor do produto ou do serviço, levando em consideração, inclusive, a realidade e as peculiaridades de fato do mercado ou do país onde a norma será aplicável, aferindo se o sinal tem reflexos e interferência no campo econômico, na concorrência entre competidores,  na percepção e na proteção do público consumidor.

Não podemos deixar de considerar a relevância que o direito do consumidor angariou nas últimas décadas, cujos princípios e normas estão diretamente atrelados aos princípios e à regulamentação da livre iniciativa e da leal e livre concorrência. Estes direitos e seus respectivos princípios foram elevados ao nível de direitos constitucionais invioláveis e pilares da ordem econômica na Constituição Federal Brasileira de 1988.[2]

Se assim é, parece-nos legítimo concluir que a apreciação da “distintividade extrínseca e externa” da marca é um critério inafastável que, nos últimos 50 anos e nos dias atuais, angariou maior importância que a apreciação da  mera e singela  “distintividade intrínseca”.

O critério da apreciação da distintividade intrínseca do sinal, quando aplicado isoladamente,  configura uma analise fria, literal e estática das normas e dos princípios gerais, que certamente já não mais atende e conflitam com os modernos princípios que informam a legislação, a doutrina e a jurisprudência sobre a matéria, a proteção do consumidor, os princípios constitucionais acima mencionados, e a realidade gerada pelo comércio e pelas comunicações instantâneas e globais que experimentamos.

Por outro lado, é indispensável considerar que o público consumidor é o principal destinatário final daquelas normas e do requisito da distintividade. De fato, é o consumidor que utilizará o sinal para distinguir um produto de outro, evitando a confusão ou indevida associação ou, também,  evitando que  ele –  consumidor – seja induzido em erro no tocante à origem, qualidade, características, etc…

Por essas razões, a situação fática decorrente da real percepção do consumidor em relação a um determinado sinal ou marca tem extrema relevância, seja para aplicar a norma e  indeferir  o registro, seja para afastar a incidência das proibições concedendo a proteção ao sinal.

De igual forma, como veremos adiante, as circunstâncias de fato que envolvem a realidade do mercado específico no qual a  marca é utilizada, bem como a percepção objetiva e real do consumidor e do mercado em relação a este sinal,  tem relevância fundamental para se apurar e julgar conflitos envolvendo a contrafação ou a possibilidade de registro em confronto com direitos anteriores.

A redação atual do artigo 6,quinquies,C.1 da C.U.P. foi adotada por alteração aprovada na Conferencia de Revisão de Lisboa em 1958.  A primeira redação daquele dispositivo legal, originalmente inserido na Revisão de Haia de 1925, dispunha que: “Para determinar se a marca é suscetível de distintividade deverão ser aplicadas todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”.

Portanto, a redação original era mais direta e restritiva ao explicitar critério apenas para a apuração do requisito da distintividade. A alteração implementada pela Conferencia da Revisão de Lisboa ampliou a importância das “circunstâncias de fato”, substituindo a expressão “distintividade” pela expressão  “proteção.

G.H.C. Bodenhausen, antigo Diretor Geral da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI  (BIRPI), em seu Guia de Aplicação da Convenção da União de Paris[3], ao comentar a norma e a “mens legis” do artigo 6, quinquies, C.1,  afirma que a intenção da alteração da norma, ocorrida na Revisão de Lisboa, foi alargar e dar maior extensão às circunstâncias de fato para apreciar as proibições de registros de marcas, in verbis:

“Após a Conferência de Revisão de Haia em 1925 e até a Revisão da Conferência de Lisboa em 1958, o Artigo em estudo continha uma provisão para que ao se determinar o caráter distintivo de uma marca, deveriam ser levadas em conta todas as circunstâncias de fato, particularmente o lapso de tempo que a marca esteve em uso.  A Revisão da Conferência de Lisboa ampliou o escopo deste princípio, por aplicá-lo à determinação da questão de se uma marca faz jus à  proteção, isto é, para todas as possibilidades de indeferimento ou anulação de marcas, estabelecidas no artigo 6 quinquies, Seção B.

Por exemplo, as circunstâncias de fato podem demonstrar que durante um longo período de tempo de uso simultâneo, duas marcas não muito diferentes não causaram, no entanto, nenhuma confusão, de forma que o registro de uma delas não infringe os direitos da outra.  Ou as circunstâncias podem demonstrar que uma marca originalmente sem distintividade adquiriu, pelo uso prolongado, um significado secundário, tornando-a distintiva.  Ou, novamente, as circunstâncias podem demonstrar que uma marca que parece conter uma sugestão enganadora, na realidade não leva a engano algum e, portanto,  pode ser considerada como de natureza incapaz de enganar o público.

As autoridades competentes do país onde se reivindica a proteção marcaria também  poderão tirar conclusões deste tipo de fatos ocorridos em outros países.” (Grifo nosso)

Por esses motivos, concluímos que o Artigo 6,quinquies,C.1 da Convenção da União de Paris é um princípio e comando legal que se aplicará a diversas situações envolvendo a análise sobre a registrabilidade da marca e, também, na análise de conflitos administrativos e judiciais entre marcas idênticas ou semelhantes e, portanto, sua aplicação não se limita à questão da aquisição da distintividade pelo fenômeno do sentido secundário.

Colocados esses princípios e dentro desse cenário que revela a função dinâmica da marca, se insere o nosso tema da aquisição da distintividade de um sinal  pelo uso prolongado no mercado e pelos investimentos realizados por seu titular, através do fenômeno denominado de secondary meaning.

3 – Da aquisição da distintividade pelo uso e pelo “secondary meaning”

 A realidade e transformação mercadológica, industrial  e econômica que teve lugar principalmente a partir do final do Século XIX e início do Século XX, trouxe a constatação do seguinte fato: diversos empresários e comerciantes  passaram a utilizar sinais e expressões  para distinguir seus produtos que, em princípio, recairiam  dentro das proibições legais de registro de marcas, uma vez que ausente a distintividade intrínseca.

O uso efetivo e prolongado dessas expressões para distinguir produtos e serviços que, a priori e regra geral não poderiam reivindicar e angariar a proteção marcária,  aliado ao investimento em tecnologia e propaganda,  criaram uma circunstância de fato no mercado na qual os consumidores  passaram a identificar e reconhecer aqueles sinais como marcas de produtos ou de serviços provenientes de uma determinada empresa.

Constatou-se, também, que este fenômeno gerava incontestáveis reflexos jurídicos na órbita da proteção dos direitos de seus titulares, na proteção do trabalho e do investimento,  bem como na esfera da defesa do próprio consumidor.

Essa forma de identificação e associação de uma expressão ou sinal, pelo consumidor ou pelo mercado específico, como marca de um determinado produto fabricado por uma determinada empresa, gera um descolamento, uma separação e distinção na mente do consumidor entre o sentido semântico primário e original da expressão e, de outro lado, a identificação da expressão como marca de um produto ou de um serviço.

Em outras palavras, aquela expressão ou sinal que, originalmente e a priori, não teria suficiente distintividade intrínseca, adquire a distintividade na mente do consumidor e passa a ter um segundo significado para consumidor, qual seja. o sentido secundário de verdadeira marca.

 Portanto, o secondary meaning é um  fenômeno lingüístico e psicológico que ocorre na mente do consumidor que gera a suficiente e necessária distintividade, tornado  o  sinal  “capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento[4]”, atendendo o requisito exigido pelo  item 1 do  Artigo 15  de TRIPS e pelo artigo 122 da Lei da Propriedade Industrial Brasileira.

Jose Antonio  Faria Correa[5] explica muito bem este fenômeno ao lecionar que:

“(…) Esse aspecto relaciona-se com a criação de uma ‘segunda natureza’ (secondary meaning), fenômeno que a doutrina costuma levar em conta notadamente na seara dos sinais puramente ‘descritivos’, que, por força do uso, passam a ser identificados com determinado produto ou serviço. O desenvolvimento de um significado secundário deriva de um processo de depósito semântico dentro do significante. O significante é apenas uma forma, ou, antes, uma fôrma, servindo de receptáculo a conteúdos diferentes, simultânea ou sucessivamente, por processo diacrônico. O significante que, inicialmente, possuía um significado ou mais, passa a ter mais um, no plano puramente privado.  A marca ‘NATIONAL’, por exemplo, além do significado que possui no idioma inglês (‘procedente de uma nação’), conquistou mais um, passando a ser um sinal identificativo de produtos eletrônicos  provenientes da Matsushita Electrical Company ou de suas licenciadas, tendo sido considerada registrável pelo Judiciário. Outro exemplo é a marca ‘CONTINENTAL’ que o INPI chegou a registrar como notória.”

O fenômeno do secondary meaning gera, portanto, uma circunstância de fato que traz a distintividade extrínseca ao sinal e que afasta a incidência das proibições previstas no artigo 124 da LPI e daquelas proibições inseridas no Artigo 6-Quinquies B.2 da Convenção da União de Paris.

A  constatação  dessa realidade fática e o reconhecimento de que traz evidentes reflexos jurídicos na proteção da marca e do consumidor, configuram a gênese e o motivo da introdução do Artigo 6,quinquies,C.1 na Convenção da União de Paris, cuja norma foi originalmente inserida na Revisão de Haia em 1925, com a alteração da redação ocorrida na Revisão de Lisboa em 1958.

Trata-se, portanto,  de norma que traz um princípio de exceção e que afasta a  aplicação das proibições e de outras normas incidentes na aferição da proteção às marcas.

Apesar de pouco debatido, o assunto não é novo no Brasil e não é desconhecido da jurisprudência administrativa e judicial. Conforme relata o Dr. Carlos Henrique de Carvalho Fróes em seu trabalho inédito acima mencionado, as marcas “GEMADO[6]” para designar vinhos e a  marca  “VOLKSWAGEM”[7], cuja tradução é “carro do povo”, foram concedidas no Brasil por decisão administrativa do extinto Conselho de Recursos do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, pela aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris e pelo reconhecimento do fenômeno do sentido secundário.

Na esfera judicial, a matéria também já foi debatida e decidida pelo antigo Tribunal Federal de Recursos, que levou em consideração a longa duração do uso das marcas no mercado para anular a decisão de indeferimento e reconhecer a possibilidade de registro das marcas “ULTRAGAZ[8], “POLVILHO ANTISSÉPTICO[9] e “VECAMBRÁS.[10]

De igual forma, o registro da marca  “BRILHOCERAMICA” foi concedido por decisão  do Tribunal Federal de Recursos –  4ª. Turma – Relator  Min. Romildo Bueno de Souza – DJ. 20/04/81, no julgamento da Apelação Cível 56.947-RJ, não somente por ser marca evocativa mas, também, por ter sido levado em consideração o longo tempo de uso da marca pelo seu titular no Brasil.

O Tribunal Regional Federal –  2ª. Região, em decisão publicada no Diário da Justiça de 03/12/1996, e proferida na Apelação Cível No. 69.349 –  Relator. Juiz Federal Rogério Vieira de Carvalho – anulou a decisão de indeferimento e concedeu o registro da marca GASTHAUS para distinguir restaurantes, não obstante o seu significado na língua alemã ser “hospedaria”. Esta decisão reconhece expressamente a aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1 no Brasil e a aquisição da distintividade pelo uso ininterrupto por quase duas décadas, reconhecendo que o  fenômeno  do  secondary meaning ocorreu pelo “descolamento” de seu sentido semântico original na mente do consumidor, transformando-se em marca de seu titular.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça, em casos envolvendo a infração e o ataque à distintividade das marcas “ALPARGATAS” e “TICKET”, não obstante não tratarem expressamente da aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1 da C.U.P., aplicaram em suas decisões os princípios decorrentes desta norma  e do fenômeno do secondary meaning para assegurar a proteção daquelas marcas e reconhecer a contrafação das mesmas, conforme veremos adiante.

 4 – Da posição e interpretação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial Brasileiro (I.N.P.I.) e das teses contrárias à aplicação do secondary meaning no Brasil.

Não obstante a doutrina e a jurisprudência acima mencionada, o  I.N.P.I. brasileiro não vem reconhecendo a aplicação da teoria do secondary meaning em nosso país, e não vem aplicando o Artigo 6-Quinquies C.1 da CUP, principalmente para marcas requeridas por nacionais.

Conforme veremos na exposição do Dr. Edson Lobo, Procurador e Ex-Diretor de Marcas do INPI, por quem nutrimos o maior respeito e admiração pelo notável esforço e trabalho que realizou quando da implantação da Lei 9.279/96,  e pela notória experiência e conhecimento da matéria, a posição assumida pelo I.N.P.I. está lastreada na seguinte interpretação e tem os seguintes fundamentos:

  • O secondary meaning somente teria aplicação nos países que adotam o sistema declaratório e não seria aplicável no Brasil e nos paises que adotaram o sistema atributivo de direitos e o “first to file”;
  • A norma do artigo 6, quinquies, C.1 da CUP somente seria aplicável para as marcas já registradas no exterior quando requeridas no Brasil e somente quando aplicável o princípio “telle quelle” [11] previsto no ArtigoQuinquies A.1 da C.U.P.;
  • Que o sistema atributivo de direitos não permite que o INPI analise e leve em consideração as circunstâncias de fato ocorridas antes da data do depósito e que, portanto, somente tem legitimidade para realizar a análise sobre a distintividade intrínseca e sobre a distintividade por comparação a outros sinais já registrados.
  • Que a legislação brasileira não tem previsão da perda ou extinção do registro de marca pela ocorrência da degenerescência da marca (perda da distintividade), que seria o fenômemo reverso ao secondary meaning.

Com todo o respeito que merece a posição adotada pelo I.N.P.I. e por aqueles que defendem esta tese, não podemos concordar com tais argumentos por não vislumbramos fundamento legal e, ainda,  por entendermos que não resistem a uma interpretação sistemática do instituto juridico da marca e da “mens legis” da Convenção da União de Paris, da Constituição Federal e da Lei da Propriedade Industrial Brasileira, senão vejamos:

O Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris  é norma em vigor no Brasil e, como vimos, já integrava aquele tratado internacional desde 1925, com redação alterada em 1958, que foi mantida na ultima Revisão de Estocolmo (1967), não trazendo qualquer tipo de restrição à sua aplicação no tocante ao tipo de sistema de registro adotado pelos países.

Portanto, mencionada norma é uma obrigação assumida por todos os paises, sem qualquer restrição,  sejam por aqueles que adotaram o sistema declaratório, sejam por aqueles que adotaram o sistema atributivo. O secondary meaning é uma circunstancia de fato que ocorre  em todos os paises, uma vez que é um fenômeno lingüístico e psicológico na mente do consumidor, que gera reflexos jurídicos e econômicos em  todos os países, independentemente do sistema adotado.

Não existindo expressa restrição para a aplicação da norma, não cabe ao interprete restringir ou criar limitações para a abrangência e aplicação daquele texto convencional, sob pena de violação e negativa de vigência da norma no Brasil. Este assunto já foi debatido em nossos Tribunais e a argumentação do I.N.P.I. foi afastada e rejeitada pela sentença proferida no caso da marca “POLVILHO ANTISSÉPTICO”[12], requerida por empresa brasileira, cujo despacho de indeferimento foi anulado com fundamento no Artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção de Paris, reconhecendo o fenômeno do secondary meaning. Esta decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal – 2ª. Região. [13]

Por outro lado, o argumento de que a norma está inserida dentro do Artigo 6, quinquies da Convenção de Paris que, em seu item “A.1” trata do princípio “telle quelle”,  também não traz fundamento para a posição assumida pelo I.N.P.I., não resistindo a uma interpretação sistemática daquele tratado internacional e da Lei de Propriedade Industrial em vigor no Brasil.

De fato, em decorrência do princípio constitucional da isonomia e do princípio do tratamento nacional inserido no Artigo 2º da Convenção da União de Paris, o artigo 4º. da Lei 9.279/96 (LPI) estabelece expressamente que: “As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no País.”

Dessa forma, as pessoas físicas e jurídicas nacionais, ou domiciliadas no Brasil, tem o direito de reivindicar igual tratamento conferido aos estrangeiros pela Convenção da União de Paris, e o direito de reivindicar a aplicação do Artigo 6, quinquies, C.1 quando da análise de suas marcas, independentemente da aplicação do princípio “telle quelle”.

De fato, se os estrangeiros que venham requerer suas marcas no Brasil dentro da situação do princípio “telle quelle”,  no tocante à aferição da distintividade (item “B.2” da norma) terão suas marcas examinadas conforme os critérios previstos no Artigo 6, quinquies, e, de outro lado,  se a norma do item “C.1” é um critério de exceção e que poderá afastar a incidência das proibições aplicáveis ao registro das  marcas estrangeiras, parece-nos incontestável o direito dos nacionais em reivindicar o mesmo tratamento e a aplicação da norma, por força do artigo 4º. da Lei da Propriedade Industrial.

Ressaltamos que esta tese do I.N.P.I. igualmente não foi acolhida pelos nossos Tribunais, uma vez que os casos das marcas “ULTRAGAZ”,  “POLVILHO ANTISSÉPTICO”, “BRILHOCERAMICA” e “GASTHAUS”, que citamos acima, foram requeridas por empresas nacionais, em casos nos quais não se discutiam a aplicação do princípio “telle quelle”. Naqueles casos, o princípio e a norma do Artigo 6, quinquies, C.1 da CUP foi aplicada a favor daquelas empresas brasileiras.

Interessante notar que os motivos que poderão gerar a recusa de uma marca estrangeira, previstos no item “B” do Artigo 6º, quinquies da C.U.P., guardam estreita relação e sintonia com algumas das proibições inseridas no Artigo 124 da L.P.I., mormente no tocante à presença do requisito de distintividade. Basta uma singela comparação entre o inciso VI do Artigo 124  e o item “B.2” do Artigo 6, quinquies para concluirmos que estamos tratando dos mesmos critérios de aferição de distintividade e que as  normas apresentam redação e finalidade semelhante.

Portanto, para efeitos de interpretação das proibições do Artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial Brasileira, e para efeitos de proteção das marcas, deverão ser utilizados os mesmos critérios aplicados na análise dos requerimentos de marcas estrangeiras, inclusive levando em consideração todas as circunstâncias de fato e o período de tempo do uso da marca no país, conforme previsto no Artigo 6, quinquies,  C.1  e, também,  as normas do artigo 10-Bis da Convenção da União de Paris, que regulam a repressão a atos confusórios e à concorrência desleal, conforme expressamente previsto no item “C.3”  do  Artigo 6, quinquies daquele tratado internacional.

De igual modo, não nos parece ter fundamento jurídico e fático a afirmação de que o I.N.P.I. não poderá realizar a análise, e não poderá levar em consideração o uso anterior ou as circunstâncias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca, em decorrência do princípio do primeiro a depositar e do sistema atributivo.

Em primeiro lugar, não existe qualquer norma expressa que determine esta restrição no exame. Na verdade, d.m.v.,  a posição assumida pelo INPI viola e nega vigência aos itens C.1 e C.3 do Artigo 6º, quinquies da CUP, que trazem comandos expressos no sentido contrário à  argumentação adotada pelo INPI.

Por outro lado, em diversas situações previstas na Lei da Propriedade Industrial Brasileira, o INPI vem analisando e, na realidade,  é obrigado a analisar as circunstâncias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca, inclusive para negar o registro ou para conferir um direito, senão vejamos as seguintes situações concretas:

a) Para aplicar os princípios e normas do Artigo 10-Bis da CUP c/c com o item “d” do Artigo da LPI, e indeferir uma marca com fundamento em concorrência desleal, na grande maioria dos casos o INPI, necessariamente, terá que apreciar as circunstancias de fato ocorridas anteriormente à data do depósito da marca. Basta uma leitura das publicações da Revista da Propriedade Industrial dos últimos anos e encontraremos diversos indeferimentos de marcas com fundamento nestas normas.

b) Para aplicar o inciso XXIII do Artigo 124 da L.P.I, que determina que não será registrável uma marca que imite ou reproduza marca de terceiro, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, necessariamente, em todos os casos, o examinador do INPI  terá que apreciar fatos e circunstâncias ocorridas antes da data do depósito da marca, visto que a norma somente será aplicável se aquela condição ocorreu antes da data do depósito da marca.

c) Para aplicação da teoria do aproveitamento parasitário dos sinais distintivos e do abuso de direito de requerer marcas, com fundamento no inciso I do Artigo 188 do novo Código Civel (Artigo 160,I do antigo C. Civi), igualmente estar-se-á apreciando a presença de má-fé e à vontade e intenção do requerente parasitário, que surge anteriormente ao depósito da marca e simplesmente se manifesta no requerimento da marca parasita.

d) Para aplicação do Artigo 126 da LPI e do Artigo 6-Bis da CUP, rejeitando o registro de sinais que violem marcas notoriamente conhecidas, necessariamente o I.N.P.I. terá que analisar as circunstâncias de fato ocorridas no mercado antes da data do depósito da marca a ser examinada, para se concluir se a marca efetivamente atende aquela condição no país.

e) De igual forma, para indeferir registros com fundamento em marcas de alto renome , o INPI terá que analisar e aferir, na grande maioria dos casos, a presença da condição do alto renome no mercado brasileiro (fato da realidade), prevista no artigo 125 da LPI, anteriormente à data do depósito da marca objeto do exame. Neste caso específico, é forçoso reconhecer que a norma do artigo 125 também poderá ser aplicada na hipótese de que a condição do alto renome surja durante a tramitação do processo, após o depósito da marca.

Finalmente, o argumento de que a tese do sentido secundário da marca não seria aplicável no Brasil pelo fato da legislação brasileira não prever, expressamente, a perda ou extinção dos direitos sobre o registro pela ocorrência do fenômeno da degenerescência, ou seja: a perda da distintividade pelo fato da marca se tornar sinônimo do produto, que é o fenômeno reverso e a antítese do secondary meaning, também não nos parece argumento legítimo e lógico para afastar sua aplicação em nosso país.

Temos que reconhecer que o assunto da extinção do registro da marca, coberto pelo manto do direito adquirido, em decorrência da degenerescência e diluição do poder distintivo, é bastante polêmico e muito pouco discutido pela doutrina e pela jurisprudência brasileira. Esse assunto já foi abordado na exposição realizada  pela Dra. Liliane Roriz.

Entretanto, comungamos com a inovadora e corajosa opinião expressada pela ilustre Desembargadora Federal em sua palestra, uma vez que não vislumbramos  obstáculo legal no Brasil para que seja decretada a extinção  do registro de uma marca, por força de uma  decisão judicial, se aquele sinal efetivamente vier a perder a distintividade e a capacidade de distinguir produtos e serviços, em decorrência de se ter transformado em sinônimo do próprio produto.

A possibilidade jurídica do pedido de uma ação judicial desta natureza encontra respaldo no próprio Artigo 6, quinquies, itens B.2 e C.1 da Convenção da União de  Paris, uma vez comprovada aquela circunstância de fato específica, qual seja: a perda total da distintividade e a  perda total da capacidade do consumidor utilizar o sinal para distinguir produtos ou serviços.

O assunto não é novo na Jurisprudência Brasileira. O Supremo Tribunal Federal,  ao analisar um caso de infração da marca “FORMICA”,   afastou a ocorrência de violação daquela marca pelo reconhecimento da ocorrência do fenômeno da  degenerescência de forma incidental[14]. De igual modo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, afastou a ocorrência de violação da marca “JET SKI” por reconhecer, de forma incidental,  que “a expressão passou a ser utilizada para denominar motos aquáticas” e, também, pelo fato de que o registro já havia sido extinto pela caducidade[15].

E apenas para aprofundar e polemizar a questão para momento do debate, não podemos olvidar a interessante doutrina e a tese defendida por alguns Colegas, no sentido de que o pedido da extinção do registro pelo fenômeno da  degenerescência poderia, até mesmo, ser formulado na esfera administrativa perante o INPI, através de pedido de  caducidade por falta de uso da marca, com fundamento nos inciso II e III do  Artigo 142 da LPI, tese esta que nos parece que não tem a concordância da Dra. Liliane Roriz.

Estas teses têm como fundamento não somente a interpretação e aplicação dos itens B.2  e C.1 do Artigo 6, quinquies da Convenção de Paris, mas das normas do inciso II e III do Artigo 142 da LPI, pelo entendimento de que estaríamos diante de uma renúncia tácita do titular e/ou que as marcas já não cumprem sua função social e econômica, que são os pilares e requisitos para aplicação do instituto da caducidade como, também, por ter ocorrido uma “modificação que implique alteração de seu caráter distintivo”, conforme expressamente previsto no inciso II do Artigo 143 da L.P.I.

Por todos esses motivos, e com todo o respeito que merecem os defensores da tese em debate, não podemos concordar com a posição e a fundamentação legal apresentada pelo I.N.P.I. para deixar de aplicar,  às marcas requeridas por nacionais ou por estrangeiros domiciliados no Brasil, o fenômeno do secondary meaning e o Artigo 6,quinquies,C.1 da C.U.P. Esperamos, sinceramente,  que o I.N.P.I. reconsidere sua  posição, inclusive em decorrência das decisões judiciais acima mencionadas, nos quais aquela Autarquia Federal compareceu como parte.

5) Da aplicação do Artigo 6,quinquies, C.1 da C.U.P. na proteção da marca contra o ataque à distintividade e contra atos de contrafação.

Finalmente, parece-nos importante abordarmos outros aspectos e outras  hipóteses,  nas quais a norma convencional em debate, bem como  seus princípios, também terá aplicação.

Na realidade, a norma traz um princípio e comando geral para a aferição  da proteção da marca, ou seja: para a proteção de um direito e para aferição do grau de extensão de sua proteção, determinando que, para este fim específico, deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente o lapso de tempo do uso da marca. Por esses motivos,  a norma do Artigo 6,quinquies, C.1 da C.U.P.  poderá ser invocada, e também aplicada, nos casos envolvendo conflitos entre marcas e direitos, conforme ensina Bodenhausen no texto acima citado.

Neste sentido encontramos jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de  São Paulo quando do julgamento de caso de infração da marca “ALPARGATAS[16], para reconhecer o direito do titular do nome comercial e da marca para impedir a continuidade de uso pela empresa ré:  Cervera Alpargatas Ltda. A decisão do TJSP,  apesar de não citar expressamente aquela norma da Convenção da União Paris, aplicou integralmente seus princípios, reconhecendo a ocorrência da aquisição da distintividade pelo uso.

O voto do Relator – Desembargador Cesar Peluzo, atualmente Ministro do Supremo Tribunal Federal, acolhido por unanimidade, assim se expressou:

“(…) Ninguém questiona que o vocábulo ‘alpargata’ é substantivo que, na significação original, denota espécie de sapato, ou calçado com algumas peculiaridades que não vêm ao propósito. Por demonstrá-lo, escusa recorrer aos dicionários. Mas a questão fática, que está a desafiar a qualificação jurídica neste processo, é outra, e está em indagar-se, difundindo seu uso como expressão nominativa de singular espécie de calçado, por ela fabricado há muitos anos, não acabou a autora por emprestar-lhe conteúdo semiológico translato e singular, que entrou no universo da concorrência mercantil, a identificar não só o produto em si, mas o comerciante mesmo, e todas as suas atividades industriais e comerciais.

Foi o que, como ‘fato público e notório’ aconteceu. Por um fenômeno semântico não incomum e já esmiuçado por estudos pertencentes às áreas da Semasiologia e da Gramática Histórica, a palavra ‘alpargatas’ perdeu o sentido primitivo e passou a traduzir, nas relações comerciais e até nas comunicações cotidianas, o específico calçado então fabricado pela autora e, por contaminação ideológica, a sua própria identidade, no mundo empresarial e, sobretudo, no plano da concorrência mercantil. De tal arte que o termo, cuja preponderância na denominação é intuitiva e manifesta (‘mot vedette’ dos franceses), ganhou a capacidade de suscitar imediata associação de idéias com aquele produto industrial característico e com a individualidade objetiva da autora e do seu grupo econômico, que hoje, não obstante interrompida ou terminada a fabricação, se identificam por essa única palavra, no relacionamento com o público consumidor. A autora é individuada apenas como ‘Alpargatas’, assim apresentando-se perante o mercado, como sendo por este reconhecida.”

Situação comum e recorrente nos conflitos envolvendo marcas descritivas ou mesmo envolvendo marcas evocativas, é que a defesa da empresa acusada de infração se fundamentará, normalmente,  na falta de distinvidade, inclusive para alegar a nulidade do registro.  Na verdade,  o ataque à distintividade da marca traz em seu bojo a discussão e o questionamento sobre o grau de extensão de sua proteção e do direito de uso exclusivo de seu titular.

Para demonstrar o fundamento,  a defesa da empresa acusada de infração normalmente alegará a proibição de registro prevista no “VI” do Artigo 124 da LPI, até mesmo para tentar demonstrar que também tem o direito de uso da expressão como marca de produto ou de serviço.

Nestes casos é que a norma do artigo 6, quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris, como critério de aferição da incidência das proibições,  combinado com a correta interpretação das proibições e a finalidade das mesmas,  tem sua maior aplicação para aferição do grau e extensão da proteção da marca violada. Por esse motivo, entendemos que o julgador, na esfera administrativa e judicial,  sempre deverá levar em consideração todas as circunstâncias de fato, especialmente a duração do uso da marca no mercado para compor o conflito.

Entre estas circunstâncias de fato será necessário avaliar se a expressão utilizada pelo infrator está sendo utilizada como marca (sinal com poder distintivo de produtos ou de serviços) ou está sendo utilizada em seu sentido semântico próprio em textos apostos na embalagem ou em impressos.

Quando os infratores se defendem requerendo a aplicação do inciso VI do  artigo 124 da LPI, e atacam a distintividade da marca, esses tem por objetivo tentar demonstrar que essa norma legal lhes confere o direito de usar a expressão como marca (sinal distintivo) o que, na grande maioria dos casos, nos parece  configurar um raciocínio falacioso e sem fundamento legal, visto que este não é o objetivo do legislador e da norma citada.

O verdadeiro objetivo do inciso VI do artigo 124 da LPI é não permitir a concessão  do direito de uso exclusivo, retirando-se do domínio público, sobre as expressões citadas naquela norma legal, visando que seu titular impeça ou crie obstáculos para que terceiros utilizem aquelas expressões em seu sentido semântico próprio, em textos impressos ou falados e até em embalagens.

Utilizar as expressões em seu sentido semântico próprio significa que serão utilizadas em textos e frases, dentro de um contexto no qual está se exercitando o direito de utilizar a própria língua portuguesa ou estrangeira, quando traduzida para o português, para expressar uma idéia ou informação, mas não estarão sendo utilizadas com destaque e nem mesmo como marca (sinal distintivo). Existe uma grande diferença entre essas duas formas de uso.

João da Gama Cerqueira,  em seu Tratado da Propriedade Industrial, vol. 2, página 821, quando aborda o caso de palavras que possuem alguma relação com o produto ou o serviço, e se baseando em lições de Carvalho de Mendonca,  esclarece corretamente essa questão e a finalidade das proibições, quando afirma que:

“Tratando-se, porém, não do nome ou denominação própria do produto, mas de palavra que com ele se relacione, ou de outros elementos comuns, o seu uso, quando necessário, continua livre; mas, como marca, é exclusivo de quem primeiro a registrou. Esse é o caso, por exemplo, das marcas descritivas, das formadas por letras ou algarismos, e outras. A lei protege o direito que assiste a todos os comerciantes e industriais de usarem as denominações descritivas com que designam os produtos e artigos do comércio, as letras do alfabeto, os algarismos, as menções genéricas e outros elementos que a esses se equiparam. Não visa, entretanto, assegurar-lhes  o direito de empregarem marcas idênticas às criadas pelos seus concorrentes. O fato de se tratar de denominação relacionada com o objeto, a que a marca se destina, não implica, necessariamente, no direito de terceiros usarem a mesma denominação sob forma distintiva diferente”. (Grifamos e negrito nosso)

A interpretação de João da Gama Cerqueira espelha o correto objetivo do inciso VI do artigo 124 da LPI, demonstrando que essa norma não pode ser interpretada como uma expressa autorização da lei, para que qualquer empresa possa utilizar livremente qualquer expressão do vernáculo como marca (sinal distintivo), permitindo, apenas, que as palavras do vernáculo sejam utilizadas em seu sentido semântico original, sem qualquer destaque.

Portanto, as proibições previstas no artigo 124 da LPI não podem ser interpretadas como um “cheque em branco” ou um “alvará legal e automático” para que qualquer palavra ou sinal possa ser utilizado como marca. De fato, as proibições contidas naquela norma deverão ser interpretadas à luz dos critérios trazidos pelo Artigo 6,quinquies, C.1 da CUP, inclusive para verificar se as circunstâncias de fato e a duração de uso da marca atacada,  trazem implicações no campo econômico da leal concorrência e da proteção ao consumidor.

Esta interpretação foi muito bem aplicada no caso da marca “ALPARGATAS” acima mencionado, uma vez que as circunstâncias de fato foram corretamente levadas em consideração, inclusive para afastar a alegação de nulidade do registro e que o infrator teria, também, o direito de uso, senão vejamos:

Mas o certo é que nulidade alguma se pode encontrar nos registros, que atenderam àquele peculiar fenômeno semântico, capaz de subtrair à palavra os caracteres de vulgaridade e necessariedade que a fariam irregistrável (art. 65, inc. 20, da Lei 5.772). E é justa a proteção concedida, porque foram as atividades permanentes e o conceito público da autora que operaram a translação de sentido, pela qual ‘Alpargatas’ deixou de significar uma espécie de sapato, passando a simbolizar e nominar um produto determinado e seu fabricante.

(…)

De modo que, se a r. sentença reconheceu ter a autora granjeado, em mais de 70 anos de atividades industriais e comerciais, merecida fama, cuja intensidade respondeu pelo fenômeno semântico de o fabricante e o produto terem assumido e absorvido a notação ideológica da própria espécie, sob a marca ‘Alpargatas’ o que compõe sua ‘denominação’, não ver o claro perigo de confusão advindo ao uso de igual ‘nome’, por parte da ré, dedicada a objeto social idêntico, é negar aquele fato vistoso e transparente.”

No mesmo sentido vale destacar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicada em 24.06.2002, no Resp n.º 108.136/PR, de relatoria do Ministro Barros Monteiro, que teve por objeto o caso de infração da marca “TICKET”. Nesse caso, igualmente, para prover o recurso do titular da marca e determinar a abstenção do uso pelo infrator, inclusive em seu nome empresarial, afastando a alegação de ser expressão descritiva e de uso comum, a decisão levou em consideração as circunstâncias de fato, inclusive que a empresa infratora não estava utilizando a marca em seu sentido semântico original, mas como marca, e que a utilização de marca semelhante tinha implicações no campo econômico e gerava evidente possibilidade de confusão do consumidor e de desvio de clientela.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em outro caso envolvendo a violação da marca “TICKET”, no julgamento da Apelação Cível No. 105.949.4/0-00[17], em conflito com a marca “TT TICKETTEATRO”, também levou em consideração as circunstâncias de fato para afastar a discussão sobre a evocatividade e fragilidade da expressão “TICKET”, reconhecendo que a mesma se tornou um sinal distintivo afamado e com valor patrimonial  em decorrência do grande trabalho e dos investimentos realizados pela empresa titular dos direitos desde 1977, inclusive aplicando o artigo 125 da LPI para reconhecer o alto renome da marca.

A norma do Artigo 6,quinquies, C.1 da C.U.P., os princípios e critérios trazidos pela mesma, bem como o fenômeno do secondary meaning combinado com as normas de repressão à concorrencia desleal, também poderão ser aplicáveis na proteção ao Trade Dress. A proteção a este sinal distintivo, que José Carlos Tinoco Soares denomina de conjunto-imagem, pode recair tanto sobre forma original de produtos como, também, sobre a configuração externa e/ou interna de estabelecimentos comercias (lojas, lanchonetes, etc…) e proporcionam ao consumidor identificar os produtos ou estabelecimentos comerciais em virtude de caracteristicas peculiares (formatos, cores, linhas, etc) adotadas como padrão por seu titular[18].

Como conclusão, temos que as circustâncias de fato e a duração do uso da marca sempre deverão ser levadas em consideração na composição dos conflitos, na apreciação da incidência das proibições de registro e na proteção do consumidor. O comando legal previsto na norma do Artigo 6,quinquies, C.1 da Convenção da União de Paris, configura-se em importantíssimo instrumento para a correta interpretação do instituto jurídico da marca e na proteção do consumidor, trazendo  princípios e critérios que tem múltiplas aplicações.

Estamos diante de norma em vigor e aplicável no Brasil, pouco ventilada e debatida em nossos Tribunais. Pela importância dessa norma e de sua aplicação prática na proteção das marcas, esperamos que este Seminário da A.B.P.I. incentive aos advogados e aos agentes da propriedade industrial a levar ao debate e reivindicar a aplicação dessa norma com maior frequência, na esfera administrativa e judicial, o que proporcionará aprofundarmos a interpretação doutrinária e jurisprudencial da mesma.

Finalmente, temos que fazer um especial agradecimento e referencia à Dra. Amanda Fonseca de Siervi, que gentilmente nos encaminhou profundo estudo sobre a matéria, fruto de seu trabalho de Mestrado em Direito Comercial apresentado em  2005 na Pontíficia Universidade Católica de São Paulo,  ainda não publicado,  no qual a autora analisa os efeitos da notoriedade em relação à distintividade marcária e os fenômenos do secondary meaning e da degeneração do poder distintitivo da marca, que esperamos que seja brevemente publicado e que certamente trará enorme contribuição à discussão sobre este tema.

[1] FRÓES, Carlos Henrique de Carvalho, – Trabalho inédito sobre o requisito de distintividade e o sentido secundário da marca,  ao qual tivemos acesso e autorização do autor para citar e fazer referência, pelo que agradecemos imensamente.

[2] Artigo 170 da Constituição Federal Brasileira e Artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor  – Lei No.  8.078/90.

[3] Bodenhausen, G.H.C – In  GUIA PARA APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO DE PARIS PARA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  – Revisada em Estocolmo em 1967 – Edição do BIRPI (Atual  OMPI) – 1969 – Reimpressa pela OMPI em 1991, página 117/118.

[4] Artigo 15, item 1 do Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS), promulgado no Brasil pelo Decreto 1.355 de 30/12/2004, que aprova a ata final que incorpora aos resultados da Rodada Uruguaia de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT, assinada em Marraqueche, em 12/04/1994, e que entrou em vigor no Brasil em 01 de Janeiro de 1995.

[5] CORREIA, José Antonio B. L. Faria, – “Marcas Fracas – ma non troppo”, In Anais do XIII Seminário Nacional  da Propriedade Intelectual da ABPI – 1993, página 32.

[6] Decisão publicada no Diário Oficial, Seção III, de 29/06/1954, pagina 1.628 – “GEMADO” é expressão comum e técnica no ramo de bebidas.

[7] Decisão publicada no Diário Oficial, Seção III, de 20/10/1956, página 3.136.

[8] Acórdão do TFR/RJ publicado no Diário Oficial de 17/12/1981  e levou em consideração que a marca “ULTRAGAZ” era utilizada como marca há vários anos, sem oposição, afastando a incidência das probições legais, embora se pudesse admitir, com reserva,  que esse vocábulo era designativo de qualidade.

[9] Apelação Cível 102.635 – TFR/RJ – 5ª. Turma – Relator Min. Pedro Acioli   publicado no Diário Oficial de 17/10/1985, página 18.379 – que confirmou a decisão de primeira instância que anulou o despacho de indeferimento, por  reconhecer que a marca “POLVILHO ANTISSÉPTICO”, distintiva de produtos dermatológicos, era marca utilizada no mercado brasileiro há mais de 50 anos,  já  reconhecida pelo consumidor como marca daqueles produtos específicos.

[10] Acórdão do TRF/RJ – publicado no Diário Oficial de 12/11/1975, pagina 8.313, que considerou a marca “VECAMBRÁS” passível de registro, considerando que a marca estava em uso pelo interessado “há mais de 20 anos”, afastando a alegação de configurar um sinal que induzia a falsa procedência, visto que o sufixo “BRAS” poderia dar a idéia de que se tratava de pessoa jurídica de direito público.

[11]  O princípio “telle quelle” estabelecido pelo Artigo 6,quinquies, A.1 da CUP determina que a marca regularmente registrada no país de origem será admitida para registro, e protegida nos demais paises da União,  “tal qual” a sua forma original objeto do registro concedido pelo país de origem do requerente, visando impedir que o registro seja recusado por motivos referentes à  forma de apresentação ou  por motivos relativos à redação da especificação de produtos/serviços constantes no registro original que, eventualmente, estejam em desacordo com a legislação do pais no qual se requer a proteção.

[12]   A sentença proferida neste caso assim se expressou: “Não ficou demonstrado o argumento do réu no sentido de que tal ressalva (o art. 6º, quinquies ,da Convenção de Paris) só prevalecia  nos países em que a propriedade da marca se adquire por mera ocupação, uma vez que não foi citado e parece não inexistir qualquer dispositivo convencional ou legal que estabeleça tal restrição quanto à aplicação do citado texto da Convenção de Paris”

[13]  Apelação Cível nº 69349, relator o Juiz Federal  Rogério Vieira de Carvalho, publicado no Diário Oficial de 3 de dezembro de 1996,  3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

[14] RE 107.892-8, Supremo Tribunal Federal – 1ª. Turma – rel. Min. Rafael Mayer, j.23.05.1986. Neste caso concreto a decisão entendeu legítimo o uso pela Ré do nome comercial:  “Império das Fórmicas”.

[15] Apelação Cível No. 229.580-1/0, TJSP, rel. Jorge Tannus, j.09.11/1995.

[16] Acórdão proferido na Apelação Cível nº 82.301-1, TJSP, 2ª Câmara, rel. Des. Cézar Peluso, j. 10.02.1987 em ação proposta por São Paulo Alpargatas S/A, titular da marca “ALPARGATAS”.

[17]  TJSP – A decisão proferida na Apelação Cível No. 105.949.4/0-00 foi confirmada no julgamento dos Embargos Infringentes em agosto de 2001.

[18]  TINOCO SOARES, José Carlos – In “Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem” – In Revista da ABPI, No. 15, março/abril de 1995, página 17/32

 

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